LOGO

«Патентный поверенный»

№ 1_2018

|   Главная   |   О журнале    |   Авторам   |   Подписка    |   Архив    |   Фото    |   Контакты   |


Доктрине эквивалентов даже брексит не помеха


В.М.РЫБАКОВ – патентный поверенный, старший партнер ООО «Агентство патентных
                              поверенных «АРС-Патент» (Санкт-Петербург, rybakov@ars-patent.com)


Автор рассказывает о решении верховного суда Великобритании, связанном с доктриной эквивалентов, полагая, что оно будет интересно российским специалистам.

       Понимание и применение понятия «эквивалентный признак», содержащегося в ст. 1358 ГК РФ, по-прежнему является актуальным и трудным для российской правоприменительной практики. В отсутствие каких-либо нормативных или хотя бы методических материалов по этому вопросу почти в каждом судебном споре о нарушении патента на изобретение судам приходится самостоятельно и заново разбираться в этой сложной материи. Однако эти трудности касаются не только российской действительности. Во многих зарубежных юрисдикциях вопрос применения доктрины эквивалентов также постоянно находится в поле зрения как теоретиков патентного права, так и судей. Несколько месяцев назад важное и весьма неожиданное изменение произошло в правоприменительной практике Великобритании – страны со старейшей и детально разработанной системой прецедентного права. Прежде чем перейти к изложению сути этого изменения, представляется целесообразным напомнить читателям некоторые особенности британских подходов к разрешению споров о нарушении патентов на изобретения.
       Как известно, в Великобритании, как и в США, доктрина эквивалентов не признавалась инструментом, который следует применять в судебных спорах. Вместо доктрины эквивалентов практика высших судебных инстанций Великобритании выработала так называемую доктрину «целенаправленного толкования» патента. В несколько упрощенном виде ее сущность можно выразить следующим образом. Суд, изучая вопрос о нарушении патента, должен определить объем прав патентообладателя, вытекающий из формулы изобретения. Поскольку реальный материальный объект всегда отличается от его образа, изложенного в патенте, суд должен установить сущность изобретения и рамки девиаций того или иного признака, приведенного в пункте формулы изобретения. Другими словами, он должен истолковать материальное содержание признаков, выраженных словесно. Например, если в формуле изобретения патента есть признак «перегородка установлена вертикально» , то имел ли в виду изобретатель, что эта перегородка может быть установлена с отклонением на несколько градусов от вертикали, и поймет ли это после ознакомления с патентом специалист в данной области техники.
       Разумеется, такое толкование осуществляется с учетом описания изобретения и в случае необходимости с учетом переписки с патентным ведомством – в ходе экспертизы заявки на изобретение. То есть, в отличие от доктрины эквивалентов, которая предписывает сравнение заведомо не совпадающих признаков в формуле изобретения и в реальном материальном объекте, доктрина целенаправленного толкования предписывает выявление границ содержания признака формулы изобретения с последующим установлением, попадает ли признак реального материального объекта в эти границы. Представляется, что, например, использованный в реальном объекте гидромотор может быть в ряде случаев признан эквивалентным в рамках доктрины эквивалентов электромотору, указанному в формуле изобретения. А в рамках доктрины целенаправленного толкования это представляется маловероятным, потому что гидромотор вряд ли может входить в объем понятия «электромотор» .
       На практике это означало, что суды Великобритании существенно ?же трактовали объем прав патентообладателей, чем суды, которые применяют доктрину эквивалентов, например, суды ФРГ. Попытки преодоления различий в подходах двух крупнейших стран ЕС, являющихся к тому же членами Европейской патентной конвенции, предпринимались неоднократно. Наиболее существенным результатом этих попыток стал подготовленный Европейской патентной организацией в 2000 г. Протокол об интерпретации ст. 69 Европейской патентной конвенции. В п. 2 этого протокола указано: «Для целей определения объема охраны, предоставленного европейским патентом, во внимание должен быть принят любой элемент, который эквивалентен какому-либо элементу, указанному в формуле изобретения» .
       Однако это лишь в малой степени повлияло на практику судов Великобритании. И вот теперь, когда начался процесс выхода Великобритании из ЕС (так называемый брексит), совершенно неожиданно для большинства британских практикующих юристов и судей низших инстанций верховный суд Великобритании совершил резкий поворот в сторону фактического признания использования доктрины эквивалентов.
       В деле «Актавис ЮК лтд. против Эли Лилли энд К°» («Actavis UK Limited and others v Eli Lilly and Company» [2017] UKSC 48) верховным судом рассматривался спор о нарушении патента UK № 1313508, который защищает медицинский противоопухолевый препарат с использованием химического вещества пеметрексед.
       Верховный суд Великобритании в своем решении от 12 июля 2017 г. сформулировал три вопроса, совокупность ответов на которые дает, по его мнению, возможность установить наличие или отсутствие нарушения патента. Конечно, речь идет о случаях, когда нет буквального нарушения, то есть нет тождественности признаков реального объекта и признаков пункта формулы изобретения, а имеет место реальный объект, признаки которого отличаются от признаков релевантного пункта формулы изобретения. Далее для обозначения такого объекта будет использоваться термин «вариант». Вопросы эти сформулированы так.
       Несмотря на то, что он (вариант) находится вне буквального значения релевантного пункта формулы изобретения, достигает ли этот вариант по существу того же результата по существу тем же путем, что и в изобретении, то есть в изобретательской идее, раскрытой в патенте?
       Было бы очевидно специалисту в данной области, читающему патент на дату приоритета, но знающему, что этот вариант достигает по существу такого же результата, как в изобретении, что этот результат достигается в этом варианте по существу тем же путем, что и в изобретении?
       Сделает ли такой читатель патента заключение, что патентообладатель тем не менее предполагал, что строгое соблюдение буквального значения соответствующего пункта формулы является существенным требованием изобретения?

       Далее суд указал: «Для того, чтобы установить факт нарушения патента в случае, когда нет буквального нарушения, патентообладатель должен установить, что ответы на первые два вопроса будут «да», а ответ на третий вопрос будет «нет» .
       Очевидно, что этот подход суда, несмотря на некоторые лингвистические отличия формулировок, по сути очень близок к подходу, который подразумевается в доктрине эквивалентов, применяемой в ФРГ.
       Несомненно, это решение стало крупным событием для всех специалистов по патентному праву Великобритании, поскольку решение верховного суда создает прецедент, обязательный для применения при рассмотрении всеми судами Великобритании споров такой категории. Поэтому это решение повлияет не только на судей, но и на патентных поверенных, как при определении перспектив судебного преследования потенциальных нарушителей патента, так и при составлении заявок на изобретения, в особенности формул изобретения.
       Представляется, что изучение этого объемного (38 стр.) и тщательно обоснованного судебного решения может быть полезно также и российским специалистам. Необходимость создания нормативно-методических материалов в нашей стране по доктрине эквивалентов уже давно осознана всеми специалистами. Однако успехов в этом деле нет.
       К сожалению, и попытка инициативной группы специалистов из МОО «Палата патентных поверенных» и РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных» подготовить предложения для внесения в методику определения эквивалентности признаков не дала результата по причине принципиальных расхождений во взглядах ее участников. Следовательно, надо продолжать усилия в этом направлении, возможно, с привлечением специалистов Суда по интеллектуальным правам, а также юристов-ученых и патентных поверенных.

|   Главная   |   О журнале    |   Авторам   |   Подписка    |   Архив    |   Фото    |   Контакты   |