Новизна как условие патентоспособности изобретений
В.Н.ДЕМЕНТЬЕВ – канд. юрид. наук, патентный поверенный (Москва, vladimir.dementiev@bk.ru)
В статье рассматривается необходимость изменений законодательства в отношении условия патентоспособности «новизна». В изменении, по мнению автора статьи, нуждаются подзаконные нормативно-правовые акты, именуемые в разное время по-разному: правила, административные регламенты, требования. Внесение изменений в них – процедура, не требующая участия законодателя (Государственной думы), а следовательно, более простая и быстрая.
Фактически 30-летний опыт правоприменения в области правовой охраны изобретений в Российской Федерации позволяет осмыслить его результаты, в данном контексте – в отношении условий их патентоспособности. Это уже произошло в части такого условия как «промышленная применимость» изобретения. Осознав, что требование раскрытия изобретения относится не к самому изобретению, его содержанию, а к форме, документам, раскрывающим это содержание, законодатель отделил его от условия патентоспособности «промышленная применимость» , сделав самостоятельным условием выдачи патента и основанием для оспаривания выдачи в случае несоблюдения данного требования.
Каков основной вопрос в отношении условия патентоспособности «новизна»? Это – несущественные признаки технического решения в его формуле. То, что он существует, иллюстрируют одна за другой появляющиеся публикации на эту тему, причем с изложением различных, если не сказать противоположных, мнений1. При этом вопрос не в том, включать или не включать их в формулу изобретения. Это прямо определено ст. 1387 ГК РФ: «Если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, …соответствует условиям патентоспособности…, федеральный орган… принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой». Так было и в советском изобретательском праве. П. 57 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г., действовавшего вплоть до вступления в силу 1 июля 1991 г. закона СССР «Об изобретениях в СССР» гласил: «В решении о выдаче патента приводится формула изобретения, содержащаяся в заявке».
1 Пантелеев М.В. О существенных и несущественных признаках//Патентный поверенный. 2020. № 5. С. 7; Ревинский О.В. Где искать сведения о техническом решении?//Патентный поверенный. 2020. № 6. С. 23.
Это определяется природой патента, закрепляющего исключительное право на использование изобретения, включая распоряжение этим правом, за конкретным субъектом, то есть речь идет о частном праве. Если заявитель как будущий правообладатель, собственник хочет заранее ограничить свою территорию, никто, включая государство, не вправе этому препятствовать. Поскольку ст. 1358 ГК РФ определяет, что изобретение признается использованным в продукте или способе, если они содержат каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, включение в нее несущественного признака означает добровольное ограничение патентообладателем себя в имущественных правах.
Препятствовать этому никто не вправе. Более того, общество заинтересовано в этом, так как изобретение на незащищенной территории становится общественным достоянием еще до истечения срока действия патента. Это подобно ситуации, когда субъект получает земельный надел, но огораживает его в меньших границах, предоставляя оставшуюся часть в общее пользование, например, для обустройства детской площадки. Это его безусловное право.
Поэтому вопрос о праве заявителя на включение их в формулу (и сохранение в ней в процессе экспертизы заявки) не возникает. Это постулат патентного права. Вопрос в другом: должны ли несущественные признаки изобретения учитываться в процессе экспертизы и влиять на ее результаты?
Прежде всего отметим, что нет взаимообусловленности между правом заявителя на ограничение объема своего изобретения путем включения в формулу несущественных признаков и обязанностью экспертизы учитывать их в процессе рассмотрения заявки наряду с существенными. Закон (именно закон, а не подзаконные акты) этой обязанности не ввел, в отличие от той же, упомянутой выше обязанности в другом процессе – при установлении факта использования изобретения (в частности, нарушения патента) учитывать каждый признак независимого пункта формулы, неважно, существенный он или нет. Отсутствие взаимообусловленности указанных права заявителя и обязанности эксперта наглядно иллюстрирует тот факт, что в советском законодательстве право заявителя на формулу, закрепленное в упомянутом Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, сосуществовало с правом (точнее обязанностью) эксперта отделять «плевела от зерен» (существенные признаки от несущественных) независимо от категории заявок (на выдачу авторского свидетельства или патента).
Эта обязанность, в том числе и в отношении заявок на выдачу патента, была закреплена в примечании к п. 5.08 Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2 74): «Анализ объекта изобретения, то есть расчленение его на признаки и выделение существенных признаков, осуществляется по заявке на выдачу авторского свидетельства на основе формулы и описания изобретения, а по заявке на выдачу патента только на основе формулы». Все последующие этапы экспертизы осуществлялись в отношении совокупности только существенных признаков изобретения.
Почему же тем не менее Роспатент (именно он был разработчиком всех подзаконных актов по экспертизе) связал воедино право заявителя на внесение в формулу изобретения несущественных признаков и обязанность экспертизы учитывать их при оценке новизны изобретения и, как следствие, изобретательского уровня? Закон его к этому не обязывал. Чтобы это прояснить, обратимся к монографии, написанной разработчиками подзаконного акта – Правил составления, подачи и рассмотрения заявок2.
2 Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации/Под общ. ред. А.Д.Корчагина. М.: ИНИЦ Роспатента, 1999.
Сразу заметим, что законодательных предпосылок к этому не было. Для исключения упреков в некорректности воспроизведем соответствующий текст со стр. 123 данной монографии: «Этими Правилами установлено, что проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения, а не в отношении совокупности существенных признаков» (выделено в оригинале). Чем же объясняется такое изменение подхода? Не носит ли оно волевой характер?
Дело в том, что Патентный закон РФ посвящен не только охране изобретений, но и содержит положения, относящиеся к охране родственного изобретению объекта промышленной собственности – полезной модели. Одним из условий патентоспособности этого объекта тоже является новизна, причем формулировка новизны для полезной модели отличается от таковой для изобретения: новизна полезной модели определяется неизвестностью из уровня техники совокупности ее существенных признаков» .
Странная, если не сказать, парадоксальная логика. Во всем мире уровень требований к новизне полезных моделей или совпадает с таковым в отношении изобретений, или занижен по сравнению с ним (напомним, что в России до 1 октября 2014 г. к полезным моделям в отношении сведений об открытом применении применялся пониженный стандарт локальной новизны по сравнению с мировой для изобретений. Чтобы «развести» изобретения и полезные модели, причем в сторону не занижения требований к первым, а наоборот, служит второе условие – «изобретательский уровень», не применимое к полезным моделям.
Каковы практические последствия уравнивания существенных и несущественных признаков? Прежде всего, оно создает реальную ситуацию, когда новизна заявленного продукта или процесса ограничивается несущественными признаками. Допустить выдачу патента на такой объект означало бы предоставление исключительного права на то, что не изобретено, а создано путем внесения в известный объект незначительных изменений или дополнений. Чтобы избежать этого, разработчикам необходимо было предусмотреть отсечение такого решения на стадии определения изобретательского уровня. Но, к сожалению, этого не произошло.
Алгоритм оценки изобретательского уровня в соответствии с действующими правилами включает:
1) выявление отличительных признаков заявленного изобретения (из общей массы признаков, приведенных в независимом пункте формулы);
2) выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными, если такие решения не выявлены, изобретение признается не следующим явным образом из уровня техники.
Как и при оценке новизны, никакие признаки из формулы заявленного изобретения не отбрасываются, за исключением характеризующих иное решение, не считающееся изобретением. Но это не о несущественных признаках, а о признаках, характеризующих заведомо непатентоспособное решение. Теперь представим, что признаки заявленного изобретения, отличающие его от ближайшего аналога, несущественные, но не присущие известным решениям (этап 2 приведенного алгоритма). В такой ситуации эксперт обязан признать соответствие заявленного решения условию патентоспособности «изобретательский уровень», а поскольку перед этим он признал его соответствующим и условию «новизна», ничего не остается, как принять решение о выдаче патента на псевдоизобретение.
Почему фильтр, в качестве которого должен выступать критерий «изобретательский уровень» не срабатывает? Обратимся к истории. Приведенный алгоритм (вернее, его часть, поскольку полный содержит еще действия, производимые в ситуации, когда отличительные признаки сами по себе известны, в контексте статьи не актуальна) был разработан отделом методологии ВНИИГПЭ в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в., закреплен в методических документах по экспертизе и с тех пор успешно применялся на практике. В то время второе условие патентоспособности (охраноспособности, как принято было говорить тогда) называлось «существенные отличия изобретения». Эти отличия (отличительные признаки) по определению должны были быть существенными.
Механическое распространение алгоритма на другой исходный материал, содержащий инородные включения, при равноправии существенных и несущественных признаков приводит к тому, что новизна даже последних обусловливает соответствие решения и условию «изобретательский уровень». Уравнивание существенных и несущественных признаков изобретения, приводящее, пусть и в отдельных случаях, к выдаче патентов на псевдоизобретения, было проблемой больше теоретической до тех пор, пока возможность этого не стала использоваться против других лиц. Произошло это с началом практической реализации молчавшего десятилетия института принудительного лицензирования.
Согласно ст. 1362 ГК РФ владелец патента на изобретение, которое не может быть использовано без использования более раннего изобретения (то есть является зависимым), и владелец патента на него отказывает владельцу первого (зависимого) патента в предоставлении лицензии, тот может истребовать ее принудительно, через суд. Наличие патента на зависимое изобретение не служит единственным основанием для принуждения к лицензии, но, как показывает практика, является для суда основным.
Два других основания: зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение и обеспечивает существенные экономические преимущества. Нет нужды доказывать, что такие критерии как «важное», «существенные» создают благодатную почву для экспертных, субъективных оценок и судебных тяжб. Одна из них (а их уже достаточно) описана в недавно опубликованной статье3. Приведенный в ней случай имел продолжение, представляющее интерес в контексте рассматриваемой проблемы.
3 Дементьев В.Н., Рыбаков В.М. Принуждение к лицензии. Уроки одного дела//Патентный поверенный. 2020. № 2. С. 44.
Но вначале небольшое отступление. Как ясно из изложенного выше, не представляет труда получить патент РФ на «изобретение», отличающееся от прототипа лишь несущественными признаками. А если в качестве прототипа выступает изобретение, охраняемое действующим патентом, полученный патент будет охранять зависимое изобретение. Отсутствие технического результата в этом случае не скажется на выдаче патента на такое решение, поскольку нормативно-правовые акты допускают возможность в качестве такового указывать на простое «расширение арсенала средств определенного назначения».
В анализируемом в статье случае патент на такое зависимое «изобретение» был дважды оспорен владельцем патента на основное изобретение, принуждаемым к предоставлению принудительной лицензии, и Роспатент оба раза отклонял возражение против выдачи патента на зависимое «изобретение». В итоге Суд по интеллектуальным правам решением от 26 марта 2020 г. отменил решение Роспатента (дело № СИП-279/2019).
Интересно то, что одним из оснований оспаривания патента и признания его недействительным являлось отсутствие новизны. Суд, в отличие от Роспатента, не загипнотизировало наличие в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту около 40 характеристик охраняемого патентом продукта (одна из возможных кристаллических модификаций известного и коммерчески успешного продукта). С помощью привлеченных специалистов суд осуществил их селекцию и определил, что лишь семь из них характеризуют охраняемый продукт (достаточны для его идентификации), то есть являются для него существенными, а остальные – «признаками-попутчиками» (терминология автора). При этом они не были заведомо непатентоспособными или неидентифицируемыми, то есть теми, которые бесспорно должны исключаться из рассмотрения.
Ратуя за возврат к советской методологии экспертизы новизны, автор тем не менее признает нецелесообразность сохранения существовавшего в ней отнесения к лишенным новизны так называемых эквивалентных признаков. Оценка эквивалентности признаков требует привлечения дополнительных ссылок на известность заменяющих признаков. Это характерно для другого этапа экспертизы – оценки неочевидности замены признака, изобретательского уровня такой замены с учетом известности (или неизвестности) влияния заменяющего признака на обеспечиваемый технический результат. Оценка же новизны должна строиться на основе принципа: одна совокупность существенных признаков (с учетом требования единства изобретения) – одна ссылка.
В заключение заметим, что евразийское патентное законодательство сохранило принцип оценки новизны, существовавший в СССР, – по совокупности только существенных признаков. Анализируя его, специалисты Евразийского патентного ведомства указывали: «При наличии в формуле изобретения признаков, не связанных с получением какого-либо технического результата, формула анализируется без учета этих признаков»4. Учитывая роль России в создании и функционировании евразийской патентной системы, ситуация с различием в принципах экспертизы патентоспособности изобретений представляется заслуживающей по меньшей мере обсуждения.
4 Пантелеев М.В., Талянский В.Б. Проведение экспертизы по существу в Евразийском патентном ведомстве//Патентный поверенный. 2014. № 1. С. 41.
Обсуждая в процессе подготовки данную статью с некоторыми из коллег, услышал и мнение о нецелесообразности поднятия стандарта патентоспособности изобретений до советского уровня. Оно обосновывалось тем, что число патентуемых в России изобретений и так незначительно. Не могу согласиться, что это обстоятельство должно определять развитие национальной патентной системы. Малое число патентных разработок – это отражение нашего технологического отставания по ряду отраслей. И задача преодолеть это отставание вряд ли может быть решена путем снижения требований к новым
техническим решениям.
Список литературы
1. Дементьев В.Н., Рыбаков В.М. Принуждение к лицензии. Уроки одного дела//Патентный поверенный. 2020. № 2.
2. Пантелеев М.В. О существенных и несущественных признаках//Патентный поверенный. 2020. № 5.
3. Пантелеев М.В., Талянский В.Б. Проведение экспертизы по существу в Евразийском патентном ведомстве//Патентный поверенный. 2014. № 1.
4. Ревинский О.В. Где искать сведения о техническом решении?//Патентный поверенный. 2020. № 6.
5. Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации/Под общ. ред. А.Д.Корчагина. М.: ИНИЦ Роспатента,
1999.
