Правомерно ли устное воспроизведение на коллегии вновь выявленных обстоятельств?
В.Ю.ДЖЕРМАКЯН – канд. техн. наук (Москва, vjermakyan@gmail.com)
По результатам рассмотрения заявки № 2016146063 на выдачу патента на изобретение «Движитель» Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента ввиду несоответствия заявленного технического решения условию патентоспособности «промышленная применимость». Заявитель обратился в Палату по патентным спорам Роспатента с возражением на указанное решение экспертизы, и Роспатент на основании заключения Палаты отменил решение экспертизы, так как не признал мотивы, на основании которых оно было принято, но также отказал в выдаче патента на изобретение уже по вновь выявленным обстоятельствам. Правомерно ли в этом случае была соблюдена процедура при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам?
Нет, не правомерно, и об этом наша статья. Не будем рассматривать и оценивать в статье техническую сторону заявленного изобретения, а акцентируем внимание только на мотивах и доводах, связанных с применением Роспатентом правила о вновь выявленных обстоятельствах, предусмотренного Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утв. приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила № 644/261).
Палата по патентным спорам Роспатента констатировала несоответствие описания заявленного изобретения требованию раскрытия его сущности с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, а сделанный на стадии экспертизы вывод о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» посчитала преждевременным. Перечисленные обстоятельства, квалифицируемые как вновь выявленные, Роспатент устно довел до сведения заявителя на заседании коллегии 21 июня 2021 г. и по окончании заседания принял решение об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2016146063, но уже по вновь выявленным обстоятельствам, устно доведенным до заявителя. Несогласие с данным решением Роспатента, в том числе с указанным выше доводом, послужило основанием для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам, но суд первой инстанции не усмотрел оснований для признания решения Роспатента недействительным, в связи с чем отказал в удовлетворении заявленных требований.
Далее спор был рассмотрен в порядке кассационного производства в президиуме Суда по интеллектуальным правам (постановление от 22 сентября 2022 г. по делу № СИП-1124/2021), который относительно рассматриваемого в статье вопроса пришел к следующим выводам1.
1 Далее практически цитируются извлечения из судебного акта, при этом под заявителем следует понимать автора изобретения Е.И.Степанова.
Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод заявителя о том, что суд первой инстанции не рассмотрел его требование о проверке документов, которые были оценены административным органом как «вновь выявленные обстоятельства», на их соответствие требованиям ст. 3112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ). В рассматриваемом случае исследованию подлежали законность решения Роспатента и соблюдение административным органом процедуры рассмотрения возражения, которая регулируется не процессуальным законодательством, а Правилами № 644/261.
2 Статья 311 АПК РФ регламентирует основания пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, используемая Роспатентом при рассмотрении возражения конструкция «вновь выявленные обстоятельства» и конструкция, примененная в ст. 311 АПК РФ относительно пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, не являются идентичными. В связи с этим у суда первой инстанции отсутствовали основания для проверки имеющихся в материалах административного дела документов на их соответствие требованиям указанной статьи Кодекса.
Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее. Проведению экспертизы заявки на изобретение по существу посвящена ст. 1386 ГК РФ, в силу п. 2 которой экспертиза включает:
проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным п. 4 ст. 1349 Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным первым абзацем п. 1, п. 5 и 6 ст. 1350 ГК РФ;
проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 п. 2 ст. 1375 названного Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения и проверку с учетом его результатов соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным вторым абзацем п. 1 ст. 1350 ГК РФ.
В п. 43 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316, раскрыты объем и последовательность действий, осуществляемых экспертом при экспертизе заявленного изобретения по существу, а именно:
1) проверка соблюдения требования единства изобретения в соответствии с п. 6 ст. 1386 ГК РФ;
2) проверка соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным п. 4 ст. 1349 ГК РФ;
3) проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным п. 6 ст. 1350 ГК РФ;
4) проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1350 ГК РФ;
5) проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным п. 1 ст. 1350 ГК РФ;
6) проверка достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 п. 2 ст. 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
7) проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка его соответствия условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня в соответствии с п. 2–4 ст. 1350 ГК РФ;
8) проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения.
Проводя экспертизу заявленного изобретения по существу, эксперт действует последовательно. Последовательность его действий предписана и Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утв. приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27 декабря 2018 г. № 236.
В соответствии с п. 3 ст. 1387 ГК РФ решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в течение семи месяцев со дня направления заявителю соответствующего решения или копий материалов, которые противопоставлены заявке и указаны в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил их копии в течение трех месяцев со дня направления решения, принятого по заявке на изобретение. Порядок рассмотрения административным органом возражения на решение об отказе в выдаче патента ГК РФ не регулирует. Регулирование данной процедуры осуществляется Правилами № 644/261.
В силу п. 45 Правил № 644/261 выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставление правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании ею вывода по результатам рассмотрения спора. Информация об указанных основаниях в течение пяти рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.
Таким образом, на стадии рассмотрения возражения на решение об отказе в выдаче патента Роспатент был вправе проанализировать вновь выявленные основания, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному изобретению. Наличие у административного органа подобного права подтверждено президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 3 июня 2022 г. по делу № СИП-668/2021 с учетом мнения ученых3, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого вопроса.
3 Автор статьи имел к этому непосредственное отношение.
При этом на стадии рассмотрения возражений административный орган вправе повторно проанализировать соответствие заявленного изобретения законодательно установленным требованиям, соответствие которым уже было проверено экспертом в ходе экспертизы заявки. Следовательно, довод заявителя о невозможности отказа в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам на стадии рассмотрения возражения на решение об отказе в выдаче патента отклоняется президиумом Суда по интеллектуальным правам. Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что законодательство, регулирующее проведение экспертизы, не только устанавливает последовательность проверки заявленного изобретения, но и обеспечивает заявителя конкретной заявки определенным набором прав, в том числе правом на получение информации от эксперта о выявленных несоответствиях на предоставление своих возражений и объяснений в ответ на запрос экспертизы.
Согласно п. 6 ст. 1386 ГК РФ в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу Роспатент может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель не представит запрашиваемые материалы в установленный срок или не подаст ходатайство о его продлении, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным административным органом не более чем на 10 месяцев.
Верховный суд Российской Федерации неоднократно обращал внимание на то, что формулировка нормативного правового акта, предусматривающая право административного органа, по сути означает его обязанность, возникающую при наличии установленных законодательством условий (например, см. решение Верховного суда Российской Федерации от 22 ноября 2010 г. № ГКПИ10-1228). Таким образом, если в ходе проведения экспертизы эксперт установит недостаточность раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки на дату ее подачи, он обязан направить заявителю по заявке на получение патента на изобретение соответствующий запрос.
В соответствии с третьим абзацем п. 1 ст. 1387 ГК РФ до принятия решения об отказе в выдаче патента Роспатент направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.
Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в ситуации, когда экспертиза заявки на изобретение, осуществляя проверку на определенном этапе, не выявила несоответствие этой заявки требованиям законодательства и перешла к следующему этапу проверки, а на стадии рассмотрения возражения при проверке соответствия заявки на изобретение требованиям предшествующих этапов выявлено несоответствие ее требованиям законодательства (которые на стадии рассмотрения возражения признаются, как правило, вновь выявленными обстоятельствами), заявителю по заявке на изобретение должен быть предоставлен аналогичный стадии экспертизы объем прав на заявление возражений относительно обнаруженных недостатков.
Вопрос, каким образом реализуются права заявителя по заявке в случае выявления на стадии рассмотрения возражения подобных обстоятельств, уже вставал перед президиумом Суда по интеллектуальным правам при рассмотрении дела № СИП-668/2021. При его рассмотрении президиум Суда по интеллектуальным правам с учетом мнения ученых пришел к выводу о том, что п. 45 Правил № 644/261 содержит положение: «Информация об указанных основаниях в течение пяти рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение». Такой подход позволяет заявителю реализовать принадлежащие ему права в том же объеме, в котором они предусмотрены на стадии экспертизы заявки на изобретение.
Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что ГК РФ определил правила рассмотрения заявки только на стадии экспертизы, допустив определение правил рассмотрения возражений подзаконными актами. Вместе с тем ГК РФ исходит из того, что по общему правилу на стадии рассмотрения возражений по их доводам определяется правомерность конкретных выводов экспертизы. Обстоятельства, которые в возражении не оспорены, по общему правилу не проверяются.
Если административный орган на стадии рассмотрения возражения возобновляет процедуру экспертизы, то заявителю по делу должен быть обеспечен не меньший объем гарантий его прав, нежели был у него на стадии экспертизы.
Применительно к ситуации рассмотрения возражения на отказ в выдаче патента на изобретение при выявлении Палатой по патентным спорам соответствующих обстоятельств п. 45 Правил № 644/261 по объему предоставляемых заявителю по заявке на изобретение прав не будет противоречить п. 3 ст. 1386 и п. 1 ст. 1387 ГК РФ (ситуация выявления обстоятельств несоответствия заявки требованиям законодательства на стадии экспертизы) только в случае, если:
заявитель по заявке на получение патента был в письменном виде проинформирован о выявлении новых оснований, препятствующих выдаче патента;
заседание коллегии Палаты по патентным спорам было отложено;
заявителю по заявке на выдачу патента была предоставлена возможность дать свои пояснения по возникшим в ходе административного рассмотрения дела вопросам.
Президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание, что Правила № 644/261 и, в частности, п. 45 не содержат требования об отложении заседания коллегии Палаты по патентным спорам в случае обнаружения вновь выявленных обстоятельств для отказа в выдаче патента. Однако этот пункт Правил № 644/261 устанавливает срок доведения до сведения участников административного спора информации о вновь выявленных обстоятельствах.
Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что требование о доведении информации до сторон спора с предоставлением возможности выразить свое мнение нельзя истолковать иным образом, нежели как требование об отложении заседания коллегии Палаты по патентным спорам на более поздний срок.
Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что на административный орган возложена обязанность обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела. Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются. Только в этом случае достигается основная цель деятельности Роспатента – обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.
Таким образом, при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение, в частности, при выявлении на этой стадии обстоятельств (которые не были обнаружены при проведении экспертизы по существу), препятствующих выдаче такого патента, должны быть соблюдены права и законные интересы заявителя в объеме, в котором предоставлены права заявителю по заявке на стадии экспертизы изобретения.
Как следует из материалов дела, заседание коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения заявителя состоялось 21 июня 2021 г. В ходе проведения были выявлены основания для отказа в выдаче патента на изобретение по спорной заявке, отличные от приведенных в заключении экспертизы по существу, о чем было сообщено заявителю. Об этом заявителю не сообщалось в письменном виде (по аналогии с направлением запроса в соответствии с п. 3 ст. 1386 или уведомления в соответствии с третьим абзацем п. 1 ст. 1387 ГК РФ), ему не было предоставлено время для формирования своей позиции относительно вновь выявленных административным органом оснований для отказа в выдаче патента на изобретение, для предоставления доводов и дополнительных документов.
Озвученное на судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам мнение Роспатента о том, что достаточным является устное воспроизведение вновь выявленных обстоятельств и предоставление возможности немедленного ответа заявителю, не может быть поддержано. Специфика соответствующих отношений, основанная на ст. 45 Конституции Российской Федерации, предполагает реальное обеспечение прав заявителя с тем, чтобы выявить действительно патентоспособные решения и предоставить им правовую охрану.
Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что, отказывая в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам (которые не были установлены на этапе экспертизы изобретения), Роспатент допустил умаление гарантий прав заявителя по сравнению с объемом прав, принадлежащих заявителю по заявке на изобретение на стадии экспертизы. В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о допущенном административным органом нарушении процедуры рассмотрения возражения.
Как разъяснено в п. 136 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара является основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.
Допущенное административным органом нарушение процедуры рассмотрения возражений носит существенный характер, поскольку в нарушение положений п. 45 Правил № 644/261 в истолковании применительно к данной ситуации совместно с п. 3 ст. 1386 и третьим абзацем п. 1 ст. 1387 ГК РФ заявителю по заявке на изобретение не обеспечен тот объем гарантий, который предусмотрен в случае выявления недостатков заявленного изобретения.
Судом по интеллектуальным правам на основании п. 2 ст. 11 ГК РФ осуществляется последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента. Для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение норм ст. 2 АПК РФ не могут быть решены в полной мере.
При проверке решения административного органа от 25 июля 2021 г. суд первой инстанции ошибочно не усмотрел нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражения. В описанной ситуации у суда первой инстанции отсутствовали основания для признания названного решения соответствующим закону.
С учетом изложенного решение суда первой инстанции подлежит отмене, решение Роспатента от 25 июля 2021 г., принятое по результатам рассмотрения поступившего 20 мая 2021 г. возражения заявителя, признано недействительным как не соответствующее требованиям ст. 1386 ГК РФ и п. 45 Правил № 644/261. Административному органу следует повторно рассмотреть поступившее 20 мая 2021 г. возражение заявителя на решение Роспатента от 6 ноября 2020 г. об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2016146063 с учетом настоящего постановления.
Каков будет результат повторного рассмотрения возражения по существу заявленного изобретения с учетом вновь выявленных обстоятельств, нам не известно, а откровенно говоря, и не интересно, поскольку спор о достаточности раскрытия технической сущности заявленного изобретения должны решать технические специалисты. Однако можно выразить удивление озвученной Роспатентом позицией фактически о достаточности только устного воспроизведения на коллегии Палаты по патентным спорам вновь выявленных обстоятельств, на основании которых потом выносится решение об отказе в выдаче патента. Вовремя президиум Суда по интеллектуальным правам остановил такую нарождающуюся
опасную тенденцию.
Список литературы
1. Джермакян В.Ю. Палата по патентным спорам и вновь выявленные обстоятельства//Патентный поверенный. 2022. № 5.
2. Определение Верховного суда Российской Федерации от 28 сентября 2022 г. № 300-ЭС22-16951.
3. Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2022 г. по делу № СИП-634/2022.
