Нововведения в экспертизе заявок
на товарные знаки с позиции действующего законодательства
Д.А.БОРОВСКИЙ – патентный поверенный, начальник юридического отдела и отдела товарных
знаков ООО «ПатентВолгаСервис» (г. Саратов)
Автор считает, что радикально меняя десятилетиями сложившуюся экспертную практику, Роспатенту следует заранее информировать об этом заявителей.
В 2011 г. заявители товарных знаков столкнулись с непривычными документами, приходящими из ФИПС. Из нового отдела обработки заявок на товарные знаки приходят письма без заголовка. Как правило, они воспроизводят весь перечень заявленных товаров и услуг и содержат уведомление в стандартной формулировке: «Проанализировав приведенный в заявке на регистрацию товарного знака перечень товаров и/или услуг, сообщаю, что он соответствует требованиям, предъявляемым пунктом 3 статьи 1492 части IV Гражданского кодекса РФ». Порой к этому добавляется, что «перечень отредактирован в соответствии с терминологией 9-й редакции МКТУ, удалены дублирующие формулировки в соответствии с пунктом 3 статьи 1492 части IV Гражданского кодекса РФ».
Кстати сказать, п. 3 ст. 1492 Кодекса, на который ссылается экспертиза, никаких требований о недопустимости дублирующих формулировок не содержит. Он говорит лишь о том, что «заявка на товарный знак должна содержать… 3) перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков».
Но все это в лучшем случае. В худшем поступает запрос примерно следующего содержания: «Для дальнейшего делопроизводства по заявке заявителю необходимо правильно проклассифицировать в соответствии с терминологией 9-й редакции МКТУ такие-то позиции, отнесенные заявителем к такому-то классу, поскольку данные товары и/или услуги отсутствуют в перечне действующей редакции МКТУ в данной формулировке. В соответствии с пунктом 2.6 Положения о пошлинах за внесение дополнений, уточнений, исправлений в заявку на товарный знак уплачивается пошлина в размере 3600 рублей. Если в 2-месячный срок заявитель не представит ответ на данный запрос или ходатайство о продлении установленного срока с приложением документа, подтверждающего уплату пошлины за продление, заявка будет призвана отозванной» .
При этом эксперта, как правило, не удовлетворяет вполне определенная формулировка товаров или услуг заявителя, по смыслу явно относящаяся к данному классу, но по каким-то причинам отсутствующая в действующей редакции классификатора. Первые полученные нами запросы такого рода вызвали недоумение. Возникли вопросы:
Действительно ли в перечень заявленных товаров и услуг нельзя включать позиции, отсутствующие в действующей редакции классификатора?
Почему за выполнение требования экспертизы фактически сократить перечень, исключив из него реально необходимые ему товары и услуги, заявитель должен еще и платить?
Правомерно ли проводить проверку перечня товаров и услуг после завершения формальной экспертизы?
Попробуем разобраться с первым вопросом. В МКТУ много чего нет. Например, нет обычных для россиян товаров, таких как пельмени, хотя есть даже яйца улитки и куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу. Нет услуг торговли, осуществляемой магазинами. Правда, есть довольно абстрактная формулировка «продвижение товаров (для третьих лиц)», которая больше относится к рекламе, во всяком случае, явно включает в себя рекламную деятельность.
Если заявителю нужны конкретные товары или услуги, разве он не может указать их в перечне? Неужели он вынужден довольствоваться чем-то более или менее близким, предусмотренным МКТУ? И вместо пельменей указывать равиоли? Но заявителю не нужны равиоли, он производит пельмени, и именно для их маркировки ему нужен товарный знак.
Почему вместо услуги магазинов надо указывать «продвижение товаров (для третьих лиц)» – а это наиболее распространенное требование экспертизы? Заявитель открывает магазин, собирается торговать в розницу, а остальные услуги, по смыслу входящие в продвижение – рекламные, промоутерские и прочие – оказывать не предполагает. Обобщенный термин «продвижение товаров (для третьих лиц)» позволяет противопоставить заявке сходные обозначения рекламистов, тогда как говорить об однородности услуг магазинов и рекламных агентств можно с большой натяжкой. Во многих случаях корректировка перечня, предлагаемая экспертизой, просто лишает заявителя шанса на регистрацию.
Нововведения, которые сейчас пытается вводить экспертиза, противоречат многолетней практике регистрации товарных знаков Роспатентом. Зарегистрированных знаков, в перечне услуг которых указаны такие позиции, как «реализация товаров» или «услуги магазинов» , можно найти десятки тысяч. Хотя и в новой 10-й, и в еще недавно действовавшей 9-й, и во всех предыдущих редакциях МКТУ таких формулировок нет.
В конце концов МКТУ – лишь инструмент, способствующий по возможности единообразному наименованию и классификации товаров и услуг. В перечнях классификатора нет множества товаров и услуг, широко применяемых в гражданском обороте. Это не означает, однако, что в отношении таких товаров и услуг правовая охрана товарным знакам не предоставляется.
Что говорит об этом законодательство? Введение в 10-й редакции МКТУ (п. (а) подраздела «Товары» раздела «Общие замечания» допускает применение названий готовых изделий, которые не упомянуты в разделе «Перечень классов товаров и услуг с пояснениями». Такие товары «следует классифицировать по аналогии с другими подобными изделиями, содержащимися в Перечне товаров и услуг, объединенных в классы, и Алфавитном перечне товаров». Аналогичная норма п. (а) подраздела «Для услуг» предписывает так же поступать и с услугами, которых в МКТУ нет. Они классифицируются «по аналогии со сходными услугами» перечней классификатора.
Между тем вводящее МКТУ Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков – международный договор, в котором наша страна участвует. А такие договоры в соответствии с Конституцией являются составной частью правовой системы Российской Федерации. Они применяются в гражданском законодательстве и, в частности, к основаниям возникновения и порядка осуществления прав на средства индивидуализации непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, применяются правила международного договора. Об этом прямо говорится в п. 4 ст. 15 Конституции РФ и в ст. 2, 6 ГК РФ.
Получается, что нововведения Роспатента, требующие обязательного приведения формулировок товаров и услуг в соответствие с формулировками, содержащимися в МКТУ, противоречат действующему законодательству.
Рассмотрим второй вопрос. Должен ли заявитель платить за выполнение требования экспертизы как за внесение изменения, осуществляемого по его собственной инициативе, даже если выполнение этого требования ущемляет притязания заявителя? Вопрос дискуссионный.
Внесение изменений в заявку предусмотрено п. 2 ст. 1497 ГК РФ, где на дополнение, уточнение или исправление материалов заявки указывается как на право заявителя. Если же в запросе заявителю сообщается о необходимости откорректировать перечень заявленных услуг, если экспертиза фактически обязывает его вносить изменения, то это осуществление не права заявителя, а полномочия экспертизы. Но осуществление этого полномочия уже оплачено пошлиной за экспертизу. Взимание в этом случае дополнительной пошлины за внесение изменений по инициативе экспертизы, изменений, о которых заявитель не просит, представляется неправильным.
Действующие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания1 (далее – Правила), предусматривающие в п. 14.3, что «при необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг экспертиза вправе запросить у заявителя соответствующее уточнение», не содержат требования об уплате при этом пошлины за внесение изменений в материалы заявки. Хотя в том же пункте указывается на необходимость доплаты недостающей суммы пошлины за дополнительные классы – в случае, если «установлено, что действительное количество классов МКТУ, соответствующее перечисленным заявителем товарам, больше того количества классов МКТУ, за которые уплачена пошлина за подачу заявки и экспертизу заявленного обозначения».
1 Патенты и лицензии. 2003. № 5. С. 32.
П. 2.6 приложения к Положению о пошлинах2 действительно предполагает оплату пошлины в размере 3600 руб. за «внесение дополнений, уточнений, исправлений в заявку на товарный знак». Однако в данном случае речь явно идет об оплате действий, предусмотренных п. 2 ст. 1497 Кодекса, то есть о случае, когда заявитель осуществляет свое право внести изменения, а не выполняет обязанность представления уточнения по запросу экспертизы.
2 Там же. 2009. № 1. С. 40.
До недавнего времени нам ни разу не приходилось оплачивать такую пошлину по требованию экспертизы о корректировке перечня. Ситуация неожиданно изменилась в 2011 г. Похоже, перед экспертами была поставлена задача собрать побольше пошлин. Тут у Роспатента открывается много интересных возможностей. Если сегодня мы платим за корректировку перечня в связи с тем, что товары в нем названы неправильно, то, может быть, завтра экспертиза потребует заплатить пошлину за исключение из перечня части товаров, однородных тем, в отношении которых найдены более ранние регистрации или заявки? Почему бы нет?
А что будет, если заявитель откажется от оплаты пошлины и внесения изменений в перечень? Если он будет настаивать на своей правоте и оставит заявленные товары в перечне? Не признают же заявку отозванной? Скорее всего, если экспертиза не согласится с заявителем, она самостоятельно исправит перечень. Но, по крайней мере, бесплатно.
И наконец, попробуем разобраться, насколько вообще правомерно проводить проверку перечня товаров и услуг после завершения формальной экспертизы? Такую проверку предусматривают Правила в п. 14.2 и 14.3:
«В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется... проверка перечня товаров и услуг, а также правильности их группирования по классам МКТУ».
«В ходе проверки перечня товаров и услуг устанавливается:
возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара или услуги, с конкретным товаром или услугой того или иного класса МКТУ;
правильность осуществленного заявителем группирования товаров и услуг по классам МКТУ».
Между тем ГК РФ не относит проверку правильности классификации товаров и услуг к полномочиям экспертизы заявленного обозначения. Согласно п. 1 ст. 1499 ГК РФ «в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1–7 статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака». И только!
Значит, проверка перечня – задача исключительно формальной экспертизы, потому что никакой иной экспертизы, помимо формальной и экспертизы заявленного обозначения, законом не предусмотрено (п. 1 ст. 1497 ГК РФ). Вот и в ст. 1498 ГК РФ говорится: «В ходе проведения формальной экспертизы… проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям». А к необходимым документам заявки п. 3 ст. 1492 Кодекса относит и «перечень товаров». При этом, как мы видим, формальная экспертиза включает проверку не только наличия документа, в данном случае перечня, но и его соответствия установленным требованиям. А это и есть проверка правильности.
При буквальном толковании Кодекса проверка перечня товаров и услуг входит в обязанности формальной экспертизы. В полномочия экспертизы заявленного обозначения она не входит. Таким образом, существует противоречие между нормами Кодекса и Правил, которое разрешает норма ст. 4 федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ. Согласно этой норме «впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с частью четвертой Кодекса, законы и иные правовые акты Российской Федерации… применяются постольку, поскольку они не противоречат части четвертой Кодекса». Поэтому Правила должны применяться лишь постольку, поскольку они не противоречат Кодексу, и, следовательно, проверка перечня товаров должна полностью осуществляться на этапе формальной экспертизы.
Получается, что нововведения Роспатента по проверке правильности перечня товаров и услуг после завершения формальной экспертизы противоречат действующему законодательству.
Можно только приветствовать намерение «при подаче заявок и проведении экспертизы более жестко придерживаться принципов и терминологии МКТУ…, избегать неточных, слишком общих формулировок, родовых понятий, заголовков классов», о чем пишет в своей статье заведующая отделом международных заявок на товарные знаки ФИПС М.Г.Карабанова1. Очевидно, эти слова выражают официальную позицию Роспатента.
3 Карабанова М.Г. Актуальные проблемы экспертизы товарных знаков//Патенты и лицензии. 2011. № 8. С. 24.
Однако хочется надеяться, что столь радикально меняя десятилетиями сложившуюся экспертную практику, Роспатент будет заранее предупреждать об этом заявителей, публикуя соответствующие рекомендации или хотя бы информационные письма.
