Принуждение к лицензии. Уроки одного дела
В.Н.ДЕМЕНТЬЕВ – канд. юрид. наук, патентный поверенный (Москва, vladimir.dementiev@bk.ru),
В.М.РЫБАКОВ – патентный поверенный (Санкт-Петербург, rybakov@ars-patent.com)
Дремавший, можно сказать, даже казавшийся мертворожденным институт принудительного лицензирования ожил. На рассмотрении Арбитражного суда г. Москвы на момент написания данной статьи находился ряд исков о предоставлении принудительной лицензии. Одно из таких дел (А40-166505/2017) завершилось кассационным производством в Суде по интеллектуальным правам (постановление от 29 октября 2019 г.) Именно оно и послужило предметом анализа для авторов статьи.
Поскольку все судебные инстанции заняли солидарную позицию, есть основание полагать, что продемонстрированный судами подход в данном деле может принципиально повлиять на начавшую складываться практику правоприменения по принудительному лицензированию.
Говоря о солидарной позиции судов, следует помнить, что Суд по интеллектуальным правам, рассматривая данные дела в кассационном порядке, ограничен в своих возможностях влияния на результаты рассмотрения. Кажется неслучайным, что в своем постановлении он подробно объясняет, что не может «исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела». В связи с этим авторы будут в анализе обращаться к решениям арбитражных судов по этому делу, поскольку важна не процессуальная сторона, а существо дела.
Все существующие дела данного направления относятся ко второму виду принудительной лицензии, когда причиной обращения за ее предоставлением является не общественный интерес (неиспользование или недостаточное использование охраняемого решения), а интерес конкретного лица – обладателя патента на зависимое изобретение, использование которого невозможно без использования более раннего изобретения.
Прежде чем обратиться к фабуле судебного спора, не лишним будет ряд замечаний. Во-первых, никто из авторов данной статьи не участвовал в процессе в каком-либо качестве, поэтому у нас нет заинтересованности в его однобоком освещении. Во-вторых, в отличие от Суда по интеллектуальным правам, авторы не ограничены невозможностью оценки доказательств и другими барьерами, обусловленными характером кассационного производства. И последнее. Имея высшее техническое образование, авторы считают себя вправе рассуждать о том, что такое «важное техническое достижение» как одно из условий предоставления принудительной лицензии в общетехническом плане, имея в виду, что любое отраслевое достижение должно оцениваться с учетом общих критериев важности.
Эта оговорка сделана по двум причинам. Самое главное, как отмечают все суды, и это абсолютная истина, законодательство не дает определения понятию «важное техническое достижение». И вряд ли законодатель займется этим, поскольку речь идет о технике, а не о праве. Перед нами ситуация, когда суды в половине дел о нарушении патентов на изобретения сталкиваются с проблемой оценки технически эквивалентных признаков, но законодатель так и не озаботился определением понятия «эквивалентность», ограничив свои функции сугубо правовой стороной – определением даты, на которую устанавливается эквивалентность, точнее, ее известность.
Проблема важности зависимого изобретения тесно связана с подбором экспертов, которые будут ее оценивать, поскольку роль суда в этом деле – исключительно в обеспечении объективной и достоверной экспертизы. Судя по спорам, которые велись в анализируемом деле по поводу кандидатур экспертов, арбитражным судом не были определены четкие, принимаемые обеими сторонами критерии, которым должны отвечать эксперты.
Теперь о фабуле дела. Исключительно для краткости стороны спора мы будем называть соответственно: истца (российское юридическое лицо) – общество, а ответчика (иностранное лицо) – компания. Иск о предоставлении принудительной лицензии был вменен обществом компании как встречный в деле о нарушении обществом патента компании. Суды отказали в удовлетворении первого иска и признали обоснованным встречный иск. Для целей данной статьи этот факт неважен, иск о предоставлении принудительной лицензии может быть заявлен и вне процесса о нарушении патента на основное изобретение.
Патент на основное изобретение (компании) выдан на индивидуальное химическое соединение, применимое в качестве лекарственного средства онкологической направленности. Патент на зависимое изобретение (общества), естественно, с более поздней датой приоритета выдан на конкретную кристаллическую модификацию этого самого соединения (что не оспаривается), предназначенную для тех же самых целей.
В рассматриваемом судебном споре применялся п. 2 ст. 1362 ГК РФ, первый абзац которого гласит:
«Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента. В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной модели, размер, порядок и сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии» (выделено нами. – Авт. ).
Как видим, закон определил четыре условия, соблюдение которых может обеспечить обладателю патента на зависимое изобретение право на предоставление ему судом принудительной лицензии на использование изобретения. Последовательно рассмотрим три из них, опуская процессуальное условие отказа обладателя основного патента о предоставлении лицензии в добровольном порядке.
Условие зависимости изобретений
Какие вопросы могут возникнуть при установлении зависимости изобретений? Все было бы просто, если бы факт зависимости фиксировался при предоставлении правовой охраны второму изобретению, как это было в СССР, когда в формуле дополнительного изобретения (так тогда назывались зависимые изобретения) прямо указывалась их правовая подчиненность: «Устройство по авторскому свидетельству № 0001, отличающееся тем, что…». Но сейчас судам придется самим, прибегая к помощи судебных экспертов, определять в делах подобного рода зависимость изобретений. Вот и в этом деле первый вопрос, поставленный судом перед экспертами, звучал так: «Является ли изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации № 0002, зависимым по отношению к изобретению, охраняемому евразийским патентом № 0001?» (вид патента не имеет значения, поскольку евразийские патенты действуют на территории России наряду с российскими).
Все три эксперта дали одинаковый ответ: «Да, зависимость изобретения имеет место». Однако заметим, что данный конкретный случай был простейшим для установления факта зависимости изобретений. Патент № 0001 выдан на индивидуальное химическое соединение, а патент № 0002 – на его конкретную кристаллическую модификацию (определенное расположение атомов молекулы соединения). Никакого спора по поводу идентичности самого химического соединения не существовало. Кристаллическая модификация есть лишь конкретный вариант физического существования этого соединения. Кристаллическую решетку вещества нельзя оторвать от самого вещества.
Однако ситуация может быть и более сложной, поэтому представляется нелишним ряд суждений. Чтобы установить зависимость изобретений при наличии нескольких независимых пунктов, достаточно установить зависимость одного от одного. Это не вызывает сомнений. Сомнений также не должна вызывать применимость правила об эквивалентах, поскольку согласно ст. 1358.1 ГК РФ зависимость изобретений определяется невозможностью использования одного без использования другого, а использование изобретений в соответствии со ст. 1358 ГК РФ устанавливается с учетом и эквивалентных признаков. И вот здесь судебная экспертиза опять столкнется с упомянутой выше правовой неопределенностью понятия «эквивалентный признак».
При установлении зависимости изобретений теоретически возможны два подхода. Не возникает вопроса в отношении того, с чем должно сравниваться зависимое изобретение. Поскольку зависимость есть невозможность использования зависимого изобретения без использования основного, а использование изобретения закон связывает с наличием в продукте (использованием в способе) каждого признака (с учетом правила об эквивалентах) независимого пункта формулы, очевидно, что требуется наличие этих же признаков в зависимом изобретении. Поэтому можно сказать, что база для сравнения определена законом. Это – независимый пункт формулы основного изобретения. Признаки зависимых пунктов, а тем более признаки, фигурирующие только в описании основного изобретения, при установлении зависимости значения не имеют.
При однозначности базы для сравнения таковая отсутствует в отношении зависимого изобретения. Возможны два подхода. Первый – сравнение формул, и второй – сравнение формулы и описания зависимого изобретения с формулой основного (то есть учет признаков, имеющихся в описании зависимого изобретения, но не указанных в его формуле).
В советское время зависимость изобретений устанавливалась с учетом признаков описания изобретения. Объясняется это просто. Формулу изобретения при выдаче авторского свидетельства (основного вида охраны изобретений) формулировал эксперт, формула, предложенная заявителем, правового значения не имела. Но этот подход вряд ли применим в современных условиях, поскольку патент выдается с формулой, предложенной заявителем. Поэтому необходимо наличие всех признаков независимого пункта формулы основного изобретения в формуле зависимого (независимом пункте). Исключение какого-либо из них, в отличие от наличия дополнительных, означает изменение сущности основного изобретения и их независимость. Естественно, что при замене признака вывод зависит от того, эквивалентна она или нет.
Важное техническое достижение
При анализе этого базового, как считают авторы и попытаются обосновать далее, основания принуждения к лицензии прежде всего обращает на себя внимание то, что от зависимого изобретения требуется не просто важность, а важность в квадрате. Простой важности технического решения, каким является изобретение по определению, недостаточно. Оно еще должно быть и «достижением», а последнее в общепринятом понимании это не просто результат, а результат, достигаемый большими усилиями, рекорд, прорыв.
С другой стороны, возможности достижения «рекордного» результата ограничены, по определению, рамками зависимости оцениваемого изобретения. Оно не может выйти за пределы, определенные для него сущностью основного изобретения. На это обстоятельство обращал внимание В.Ю.Джермакян1.
1 Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса Российской Федерации. 2-е изд. М., 2010.
Развивая основное изобретение, изобретатель ограничен его сущностью, определенной совокупностью признаков независимого пункта формулы. Выход за нее лишает изобретение «зонтика зависимости» как условия предоставления принудительной лицензии. Изобретатель не может изменить указанную совокупность даже путем замены хотя бы одного признака, если таковая не является эквивалентной. Только дополняя или уточняя ее (по принципу от общего к частному, от большего к меньшему), можно оставаться в объеме, границах основного изобретения.
Третье немаловажное обстоятельство – это база оценки, определения, является ли зависимое изобретение важным техническим достижением. Первый аспект этого обстоятельства в том, что сравнение должно осуществляться не с уровнем техники, а с основным изобретением. Второй – в том, что определение важности зависимого изобретения должно основываться на его описании в патентных документах (заявке, патенте), на разделах, в которых излагается задача (цель), решаемая (достигаемая) изобретением. Если она, например, выглядит в явной или завуалированной форме как расширение арсенала средств определенного назначения, то это прямое основание для отказа в предоставлении лицензии, поскольку к изобретениям такого рода в действующих подзаконных нормативных правовых актах особое отношение, от них не требуется достижения вообще какого-либо технического результата.
В недавно опубликованной статье2 предлагается сравнивать не изобретения, а реальные рыночные продукты, соответствующие основному и зависимому изобретениям, да еще и с применением иного законодательства, нежели патентное, в частности, законодательства об обращении лекарственных средств. Против этого есть ряд контраргументов.
2 Травушкина Л.Ф., Кузнецов В.А. Принудительная лицензия и другие проблемы фармацевтического рынка//Патентный поверенный. 2019. № 6. С. 7.
Во-первых, закон (имеется в виду ГК РФ) гласит, что сравнению подлежат изобретения, а не продукты. Следовательно, любое решение, основанное на «продуктовом» сравнении, может быть оспорено как не основанное на законе.
Во-вторых, оно потребует установления фактов использования в сравниваемых продуктах основного и зависимого изобретений, поскольку нет никакой уверенности в том, что они изготовлены в полном соответствии с охраняемыми изобретениями. Это, как всегда, породит споры по результатам экспертизы, назначение повторных экспертиз и т.д.
В-третьих, обращение к продуктам может привести к тому, что важным техническим достижением будет считаться результат, который заявителем зависимого изобретения даже и не предполагался и в его описании не упоминается.
Технический результат, фигурирующий в российских заявках и патентах на изобретение, – обязательный компонент описания, за исключением упомянутых «средств известного назначения», является основным ориентиром при определении важности описываемого технического решения. Естественно, что в заявке (патенте) он не должен быть просто продекларирован. Его достижение должно подтверждаться примерами осуществления изобретения, причем в интересующих нас более всего областях химии и медицины реальными экспериментами.
Технический результат может быть качественно иным или количественно более высоким (термин «более высокий» – условный, поскольку под него подпадают и снижение трения, уменьшение помех и т.д.). Исходя из сказанного выше об уровне требований к технической стороне принудительного лицензирования, авторы считают обоснованным относить к заслуживающим особого режима принудительного лицензирования лишь те зависимые изобретения, которые обеспечивают качественный, а не количественный результат. Применительно к области фармацевтики и медицины это могло бы быть, например, обнаружение возможности применения объекта зависимого изобретения по расширенным показаниям (например, при ином виде рака) или в отношении больных, для которых препарат по основному изобретению не мог применяться.
В упомянутой статье Л.Ф.Травушкиной и В.А.Кузнецова авторы, по нашему мнению, придерживаются сходного мнения, предлагая считать важным достижением «уникальные свойства» продукта по зависимому изобретению. Однако, кажется, что термин «уникальный» субъективен в большей степени, чем «качественно иной». Кроме того, понятие «качественно иной» входит в понятийный арсенал экспертизы изобретений, причем именно в области химии и фармацевтики. Определение соответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень» так называемых селективных изобретений (которые, кстати, весьма схожи с зависимыми, а иногда и являются таковыми) осуществляется через установление качественно иного результата.
Представляется, что в анализируемом деле двое из трех экспертов, давая положительный ответ на вопрос суда о важности зависимого изобретения, установили слишком низкую планку для него. В решении суда в качестве важного технического достижения фигурируют ускоренное поступление лекарства в кровь и полиморфизм. В отношении первого в описании изобретения фигурируют результаты эксперимента над пятью кроликами. Но ведь речь идет об онкологическом применении препарата. Известны десятки, если не сотни примеров, когда анонсировался перспективный новый препарат против рака, но анонс сопровождался информацией, что начались или проводятся клинические испытания (на людях). И в 9 из 10 случаев их результат отрицательный. Поэтому говорить в данном случае о важном достижении было по крайней мере преждевременным. А если так, то ситуация с принудительной лицензией еще не созрела.
Что касается полиморфизма, то обнаружение у конкретного вещества способности менять кристаллическую решетку (расположение атомов молекулы) является мини-открытием в области физической химии (ввиду общеизвестности этой способности у многих веществ). Но никакого (судя по описанию изобретения) технического результата за ним не стоит, следовательно, и говорить о нем как о важном техническом достижении не приходится.
Существенные экономические преимущества
Не будучи экономистами, авторы не считают себя вправе обсуждать это условие предоставления принудительной лицензии, но хотели бы привлечь внимание к одному важному обстоятельству, которое вскрылось при погружении в эту проблему. Суть его в следующем. Ст. 1362 ГК РФ указывает на существенные экономические преимущества зависимого изобретения перед основным (наряду с тем, что первое представляет собой важное техническое достижение) через союз «и». Это позволяет рассматривать их как самостоятельные, не взаимосвязанные требования. Именно так и оценивал их суд в анализируемом деле. Никакой связи между кристаллической модификацией действующего вещества фармацевтического препарата (важным техническим достижением в понимании экспертов) и его низкой ценой (существенным экономическим преимуществом) ни эксперты, ни суд не выявляли.
В то же время Соглашение ТРИПС рассматривает эти два условия как взаимосвязанные, находящиеся в причинно-следственной связи: «должно включать в себя важное техническое достижение, имеющее большое экономическое значение». То есть существенные экономические преимущества должны быть обусловлены сущностью зависимого изобретения, его отличиями от основного. Не внешние условия и обстоятельства, которые могут каждодневно меняться, такие как цена сырья, а внутренние возможности изобретения. Например, высокая биологическая активность препарата по зависимому патенту обеспечивает ему такое существенное экономическое преимущество как сокращение продолжительности пребывания больного в стационаре. Не исключена и низкая цена как экономическое преимущество, но только если она опять-таки обусловлена отличиями зависимого изобретения. Кстати, если говорить о цене, то в рассматриваемом деле ее 20%-ное снижение определено некорректно, так как цена препарата, соответствующего зависимому изобретению, определена без учета цены той самой испрашиваемой лицензии. Что будет с приведенными в материалах дела 20% при ее учете, остается неизвестным. Может, даже и это экономическое преимущество растает.
В заключение – суждение, выходящее за контекст данной статьи. Рассмотрение столь сложных споров, как споры о предоставлении лицензии, споры о нарушении патентов, требует высокой квалификации судей, которая определяется во многом практикой, числом рассмотренных дел. Трудно этого требовать от судей арбитражных судов, в особенности региональных, сталкивающихся с такими делами редко. Напрашивается целесообразность приближения к ним Суда по интеллектуальным правам, передача ему апелляционного производства, в рамках которого еще возможно исправление ошибок.
P.S. Когда статья была уже готова к публикации, Верховный суд Российской Федерации определением от 20 февраля 2020 г. отказал в пересмотре принятых судами решений по анализируемому
в статье делу.
Список литературы
1. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса Российской Федерации. 2-е изд. М., 2010.
2. 2. Травушкина Л.Ф., Кузнецов В.А. Принудительная лицензия и другие проблемы фармацевтического рынка//Патентный поверенный. 2019. № 6.
