Когда процедура уточнения формулы
не рассматривается как многократное
ее уточнение?
В.Ю.ДЖЕРМАКЯН – канд. техн. наук (Москва, vjermakyan@gmail.com)
Автор рассматривает вопрос, вынесенный в заголовок статьи.
Роспатент принял решение об удовлетворении возражения против выдачи патента РФ на изобретение № 2431898 «Штыревой линейный изолятор» по заявке от 1 июля 2010 г. № 2010126754/07 и о признании вышеуказанного патента на изобретение недействительным частично, с выдачей нового патента с формулой изобретения, представленной патентообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 6 марта 2019 г.
В Суд по интеллектуальным правам поступило заявление о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента РФ на изобретение № 2431898. Основными мотивами1 в исковом заявлении служили доводы о том, что Роспатент допустил неоднократное изменение патентообладателем формулы спорного изобретения, что существенно нарушило процедуру рассмотрения возражения. Также изменение независимого п. 1 формулы было осуществлено обществом с использованием признаков, ранее включенных в зависимые пункты формулы изобретения по спорному патенту, с частичным исключением сведений из таких признаков (о температуре кремнийорганической смеси, а также о специальной характеристике клеевой прослойки).
1 В статье рассматриваются только приведенные мотивы.
По данным мотивам Суд по интеллектуальным правам, оставляя заявление без удовлетворения, отметил следующее. Дополнительный информационный поиск по представленной патентообладателем 27 февраля 2019 г. уточненной формуле изобретения Роспатентом не проводился, а заседание коллегии Палаты по патентным спорам 29 января 2019 г. было перенесено на 6 марта 2019 г.
На заседании 6 марта 2019 г. патентообладатель представил окончательно уточненную формулу изобретения, но заседание было перенесено для проведения дополнительного информационного поиска. По его результатам 14 мая 2019 г. в Палату по патентным спорам были представлены отчет о дополнительном информационном поиске и экспертное заключение, содержащее вывод о соответствии изобретения, охарактеризованного скорректированной формулой, условиям патентоспособности.
Суд первой инстанции констатировал, что, вопреки мнению заявителя по делу, Роспатент не принимал многократное уточнение патентообладателем формулы спорного изобретения, дополнительный информационный поиск проведен административным органом один раз, после окончательного уточнения обществом формулы спорного изобретения. Кроме того, суд первой инстанции установил, что изменение независимого п. 1 формулы было осуществлено обществом с использованием признаков, ранее включенных в зависимые пункты формулы изобретения по спорному патенту, с частичным исключением сведений из таких признаков (о температуре кремнийорганической смеси, а также о специальной характеристике клеевой прослойки).
Такое изменение формулы спорного изобретения суд первой инстанции признал соответствующим требованиям действующего законодательства. При этом суд первой инстанции отклонил довод возражавшей стороны о том, что исключение указанных признаков привело к расширению объема правовой охраны спорного изобретения, и констатировал, что нарушений процедуры рассмотрения возражения против выдачи спорного патента на изобретение Роспатентом не допущено.
Президиум Суда по интеллектуальным правам по доводу заявителя кассационной жалобы о неправомерности принятия коллегией Палаты по патентным спорам неоднократного изменения патентообладателем формулы спорного изобретения отметил, что соответствующий аргумент не согласуется с обстоятельствами дела. Вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, на основании материалов дела суд первой инстанции установил, что изменение формулы спорного изобретения патентообладателем было осуществлено в ходе рассмотрения возражения лишь единожды. При этом процедура уточнения формулы изобретения патентообладателем растянулась во времени и осуществлялась обществом с 29 января по 6 марта 2019 г.
Однократное проведение дополнительного информационного поиска подтверждает обоснованность вывода суда первой инстанции о том, что формула спорного изобретения была изменена патентообладателем и такое изменение принято коллегией Палаты по патентным спорам к рассмотрению лишь единожды. При данных обстоятельствах иные аргументы, приведенные заявителем кассационной жалобы в обоснование довода о неправильном применении судом первой инстанции п. 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утв. приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, а именно: о недопустимости неоднократного изменения патентообладателем формулы изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента, не имеют значения для результатов рассмотрения президиумом Суда по интеллектуальным правам кассационной жалобы в данной конкретной ситуации, изложенной выше.
В отношении довода заявителя о том, что «допущенное Роспатентом и признанное законным Судом по интеллектуальным правам произвольное комбинирование, сокращение и обобщение признаков зависимых пунктов формулы изобретения существенно нарушает нормы законодательства», президиум Суда по интеллектуальным правам отметил следующее. Как указано выше, суд первой инстанции установил, что изменение независимого п. 1 формулы было осуществлено патентообладателем с использованием ранее включенных в формулу зависимых пунктов с исключением из признаков зависимых пунктов формулы части сведений.
По мнению заявителя, в случае, если правовая охрана, предоставленная в объеме независимого п. 1 формулы изобретения, признана недействительной, то «возможным представляется лишь сужение объема охраны до одного из частных случаев выполнения или использования изобретения согласно тому или иному зависимому пункту формулы». Заявитель считает, что внесенные в независимый пункт формулы изменения нарушают нормы ст. 1354 ГК РФ.
Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований не согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что исключение указанных признаков не привело к расширению правовой охраны спорного изобретения. Довод заявителя кассационной жалобы об обратном носит сугубо декларативный характер, основан на размышлениях общего (теоретического) порядка и не согласуется с обстоятельствами данного конкретного дела. При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что согласно п. 2 ст. 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или, соответственно, полезной модели.
Согласно действовавшей на дату приоритета спорного изобретения норме подпункта 1 п. 10.8.1.5 Административного регламента2, зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования. Таким образом, включение в независимый пункт формулы изобретения любых признаков из зависимых пунктов на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента априори приводит к уменьшению объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Очевидно также, что любая совокупность (комбинация) частных случаев выполнения или использования изобретения не приведет к расширению объема правовой охраны, предоставляемой независимым пунктом первоначальной формулы изобретения.
2 Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327.
Суд первой инстанции правомерно учел, что Роспатент провел дополнительный информационный поиск и установил патентоспособность изобретения с предложенной заявителем уточненной формулой, которая не привела к расширению правовой охраны, предоставляемой первоначальным (спорным) патентом.
Заявитель кассационной жалобы в обоснование рассмотренного выше довода также привел аргумент, согласно которому комбинирование, сокращение и обобщение признаков зависимых пунктов формулы приводит к «неопределенности возникающих в связи с этим процедурных правоотношений между патентообладателем и заинтересованными лицами – пользователями технических решений, защищенных новым патентом с измененной формулой», поскольку новый патент считается действующим с даты подачи заявки на выдачу патента, признанного недействительным частично. Таким образом, как указывает заявитель кассационной жалобы, предъявив пользователю технического решения иск о защите права на патент, признанный частично недействительным, патентообладатель вправе в рамках рассматриваемого иска предъявить требования о защите права на новый патент.
Президиум Суда по интеллектуальным правам, оценив указанный довод, отмечает, что соответствующая аргументация фактически сводится к мнению о правовой неопределенности, возникающей при признании патента на изобретение (полезную модель) недействительным с выдачей нового патента на техническое решение с измененной формулой, и о недопустимости такой неопределенности в отношениях патентообладателя с возможными пользователями технического решения. Однако соответствующее мнение заявителя кассационной жалобы фактически сводится к отрицанию предусмотренного вторым абзацем п. 4 ст. 1398 ГК РФ правового механизма выдачи нового патента взамен патента, признанного недействительным частично.
В итоге президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 8 апреля 2021 г. по делу № СИП-1098/2019 пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы. Данное судебное дело показывает, что расширение или сужение объема правовой охраны в формуле нового патента, выданного при частичном аннулировании патента, рассматривается в сравнении с объемом охраны, предоставленным в независимом пункте первоначальной формулы изобретения.
Список литературы
1. Джермакян В.Ю. Объем прав определяется всей формулой изобретения,
а не только ее независимым пунктом//http://ipcmagazine.ru/private-opinion/the-volume-of-all-rights-defined-by-the-claims-and-not-only-its-independent-claim
