История с географией
На самом деле обидно… Ты живешь, работаешь,
платишь налоги в своем крае, почему нет
возможности позиционировать себя с краем…
Из письма заявителя
С.Б.УСКОВА – патентный поверенный, директор юридической компании «Усков и партнеры»
(Санкт-Петербург, s.uskova@uskov.ru)
Автор статьи считает, что при регистрации обозначения в качестве товарного знака необходимо учитывать все фактические обстоятельства.
Помните ли вы, коллеги, как мы ждали момента, когда в России будут охраняться географические указания? Мы увлеченно обсуждали отличия этого средства индивидуализации от наименования места происхождения товара, рассматривали особенности регистрации и подбора необходимых документов. Если бы я знала, что появление нового объекта сломает сложившуюся практику регистрации товарных знаков, думала бы о том, чтобы географические указания получили охрану в России только после того, как были бы обнародованы новые соответствующие нормативно-правовые акты.
Ранее, при проведении экспертизы заявок на товарные знаки, выделяли три группы объектов, связанных с географией:
географические названия, которые не воспринимаются потребителем как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, то есть, фантазийные обозначения;
географические названия, которые могут восприниматься как указание на место или как фантазийные, в зависимости от того, для каких товаров заявлено обозначение;
географические названия, которые с высокой вероятностью воспринимаются потребителем как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя.
Складывается впечатление, что эта работающая система сломалась, и сегодня все обозначения, которые включают хоть какой-то намек на географию или сходны с наименованием места происхождения товара, либо являются неохраносособными, либо вводят потребителя в заблуждение. Честно признаюсь, что и раньше мне не была близка «всесильность» наименования места происхождения товара. При этом трактовка сходства до степени смешения этих средств индивидуализации с товарным знаком становилась все шире и шире. В настоящее время сложилась ситуация, когда совпадение одного лишь элемента, а именно названия географического объекта, приводит к отказу в регистрации товарного знака.
Например, по заявке «Хозяин Камчатки» был вынесен отказ в регистрации, в частности, из-за наличия наименования места происхождения товаров «Кулон камчатский» и «Камчатская нерка». Слово «Камчатка», присутствующее как в заявленном на регистрацию словесном обозначении «Хозяин Камчатки», так и в зарегистрированных наименованиях мест происхождения товаров «Кулон Камчатский» и «Камчатская Нерка», представляет собой широко используемое в обиходе, а также в хозяйственном обороте понятие, в основе которого лежит связь с географическим районом, его природными особенностями, нравами и бытом народов, исторически заселявших указанную территорию. Широкое использование слова «Камчатка» и его производных в хозяйственной, производственной, научной, литературной и художественной областях не позволяет его ассоциировать исключительно с кулоном либо неркой. Присутствие данного слова во многих обозначениях, используемых для целей индивидуализации, на мой взгляд, не приводит к их сходству до степени смешения и существенно не влияет на гражданский оборот таких товаров.
Положения ст. 1516 ГК РФ требуют от обозначения, которому предоставляется охрана в качестве наименования места происхождения товара, известности его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Следовательно, словосочетания «Кулон камчатский» и «Камчатская нерка» в качестве наименования места происхождения товара должны рассматриваться как единое неразрывное целое, так как в противном случае нарушаются положения указанной статьи. Следовательно, чтобы использовать в названии слово «камчатская» или его производные, предприниматель должен получить права на наименование места происхождения товара или географическое указание. Но это не всегда возможно и может не отвечать целям заявителя.
Понятно, что это частный случай. Однако есть и судебная практика по аналогичным делам. Но далеко не все заявители имеют ресурсы и возможности, необходимые для оспаривания отказов в регистрации товарных знаков. В качестве примера можно рассмотреть определение Верховного суда Российской Федерации от 1 июля 2021 г. № 300-ЭС21-9523. Роспатент отказал в регистрации обозначения «Тульская набережная» в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям п. 7 ст. 1483 ГК РФ, а именно: в связи со сходством с наименованием места происхождения товара «Тульский пряник».
Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что наличие в сравниваемых обозначениях схожих словесных элементов, указывающих на географический объект, недостаточно для вывода о том, что спорное обозначение и противопоставленное ему наименование места происхождения товара ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. Суд указал, что словосочетания «Тульская набережная» и «Тульский пряник», несмотря на наличие сходных словесных элементов «Тульская» и «Тульский», в целом не являются сходными в силу наличия существенно отличающихся словесных элементов «набережная» и «пряник», которые доминируют в сравниваемых обозначениях.
Суд по интеллектуальным правам в качестве восстановительной меры обязал Роспатент произвести государственную регистрацию товарного знака «Тульская набережная». Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но такие решения единичны и не влияют на методику проведения экспертизы в Роспатенте.
Кроме наименования места происхождения товара, появились новые основания для отказа, связанные с охраноспособностью. Последние примеры из практики настолько удивительны, что часто возникает чувство неловкости при их направлении клиентам. Так, заявка на регистрацию товарного знака «Татарский пролив» сначала вызвала уведомление о результатах проверки соответствия требованиям законодательства, поскольку, по мнению экспертизы, элемент «Татарский» указывает на Татарию, а заявленное обозначение вводит потребителей в заблуждение, так как заявитель находится не в Татарстане.
После пояснений, что это пролив между материком Евразия и островом Сахалином, и собственно в этом регионе и находится заявитель, экспертиза направила запрос. Экспертиза отмечает, что заявленное обозначение указывает на место производства заявленных товаров и на способ их производства. Сложно представить выращивание томатов и специй, а также их переработку на каком-либо сейнере на рейде Татарского пролива. Столь же фантастично выглядит вылов томатов из вод Татарского пролива, однако экспертиза вынесла решение о регистрации с указанием словесных элементов обозначения как неохраняемых. Похожая история произошла с обозначением «Восточная Авача». Хотя тут экспертиза на первой странице указывает на описательных характер, а на второй противопоставляет зарегистрированный товарный знак «Авача». Даже заявители, которые уже имеют регистрации сходных товарных знаков с географическими элементами, не застрахованы от отказов по новым заявкам.
В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2021 г. по делу № СИП-1047/2020 отмечено: «Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью». По заявке «Шедевры из Любовского» экспертиза указала, что словесный элемент «из Любовского» не является объектом самостоятельной правовой охраны, так как указывает на место нахождения изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), место производства товаров (место оказания услуги). Однако на имя заявителя ранее были зарегистрированы товарные знаки «Из Любовского», которые были признаны Роспатентом охраняемыми и активно использовались владельцем. То есть данный элемент только усилил, но никак не утратил различительную способность, что, к сожалению, не повлияло на решение экспертизы.
Также намечается тенденция дискламировать географический элемент в словосочетании. «Петербургская радость», «Московское солнце» и иные аналогичные словосочетания теперь регистрируются с указанием прилагательного в качестве неохраняемого элемента. При наличии ряда регистраций «Крымский берег» нашему доверителю в отношении услуг 43 класса МКТУ указали, что элемент «Крымский» является неохраняемым. Все обозначения, которые заявляются в отношении товаров 32 класса МКТУ, попадают под особый контроль, если в них есть какой-то географический элемент.
Складывается впечатление, что в любой деревне необъятной Родины есть потенциальный источник минеральной воды. Пока его еще не нашли, но вдруг он скоро забьет, и кто-то захочет получить права на наименование места происхождения товара или географическое указание. Во избежание недоразумений экспертиза, защищая права некоего абстрактного производителя, отказывает в регистрации в случаях, когда присутствует хоть какой-то намек на географию.
Есть товары, которые традиционно включают в свой состав некие географические элементы. Это названия средств массовой информации, сувенирной продукции, конфет, кваса, варенья и т.д. Такие обозначения призваны привлечь внимание к региональным продуктам и поддержать развитие небольших предприятий.
Экспертиза не принимает во внимание ранее зарегистрированные товарные знаки, даже на имя заявителя, не учитывает сложившуюся практику, не ссылается на нормативно-правовые акты и не аргументирует свою позицию. Это делает невозможным оценку перспектив относительно делопроизводства по поданным заявкам и ущемляет в правах действующих производителей в угоду компаниям, которые, может быть, когда-нибудь захотят получить права на наименование места происхождения товара или географическое указание. Кроме того, можно предположить, что в ближайшее время будет расти число судебных споров, так как будет множество регистраций для однородных товаров (услуг), в которых будет охраняться существительное и не будет охраняться прилагательное. При этом существительные будут совпадать.
Полагаю, что необходимо выпустить методические рекомендации, которые позволили бы стабилизировать практику и создать условия, в которых решение экспертизы можно было бы спрогнозировать с высокой долей вероятности. Должны учитываться сильные элементы словосочетаний, а не применяться формальный подход по совпадению географического элемента. Должны быть учтены товары, заявленные в перечне.
Необходимо учитывать и контекст в целом, касающийся самих товаров. Есть большое число новых продуктов, которые появились на российском рынке относительно недавно, например, заменители молока или сахара. Крайне маловероятно, что на такие продукты в ближайшее время будет оформлено наименование места происхождения товара или географическое указание. На мой взгляд, никаких ограничений при регистрации товарных знаков в отношении услуг в принципе быть не должно, так как и географическое указание, и наименование места происхождения товара идентифицируют именно товары.
Важным представляется и анализ географического объекта. Полагаю, что есть разница между Карелией, Камчаткой, Алтаем, где работает множество компаний, и названиями небольших населенных пунктов. Порочной практикой представляется игнорирование ранее зарегистрированных товарных знаков и разделение словосочетаний на составные части. Согласие заявителей на дискламацию словесных элементов формирует практику, которая может негативно сказаться на развитии рынка.
У заявителя должен быть выбор названия и возможности его защиты. Сейчас мы вынуждены рекомендовать заявителям отказываться от спорных элементов географической направленности. В соответствии со ст. 6 quinquies C (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, «чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства». Очень бы хотелось, чтобы это требование соблюдалось, экспертиза отказалась от формального подхода, при регистрации обозначений с географическим элементом действительно учитывались все обстоятельства и защищались права российских производителей, которые гордятся своим местом жительства, развивают там производства и хотят привлечь внимание потребителей, туристов, блогеров к своему
региону.
