Сохранение различительной способности
И.Н.ЛУЧКОВА – патентный поверенный, инженер-патентовед (ООО «ПатентВолгаСервис»,
г. Саратов, luchirini@mail.ru)
В центре внимания автора статьи – различительная способность товарных знаков.
В соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, не обладающие различительной способностью или состоящие только из элементов:
«1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров».
Обозначение может утратить индивидуализирующие свойства для определенного вида товаров. В соответствии с п. 6 ст. 1514 ГК РФ действие товарного знака может быть прекращено досрочно «в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида» по заявлению заинтересованного лица. В п. 2.2 главы 2 раздела IV Руководства1 поясняется:
1 Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов//https://rospatent.gov.ru/ru/documents/rucov-tz/download
«В результате длительного применения наименования различными изготовителями независимо друг от друга оно утрачивает основную функцию – индивидуализировать товар юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и становится общепринятым наименованием товара в производственной и торговой сфере. Вследствие этого как видовое понятие товара оно может свободно проставляться на товарах, в документации, сопровождающей товар, использоваться при рекламе товара. Оно включается в словари, энциклопедии, справочники, технические регламенты, международные и национальные стандарты, используется в периодических изданиях, в радио- и телевизионных передачах и т.д. […] Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:
использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
применение обозначения длительное время.
Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида».
Это подтверждается и практикой прекращения действия регистраций в административном и судебном порядке. См., например, дела, рассмотренные коллегией по административным спорам (Палатой по патентным спорам) Роспатента по товарным знакам «Ледяная пещера» (заявка № 2017755896), «АББАТСКОЕ» (заявка № 2016717339), а также постановления президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 14 декабря 2004 г. № 11580/04 (касается товарного знака «Левомеколь», зарегистрированного по свидетельству № 162803) и от 6 июля 2004 г. № 2606/04 (касается товарного знака «PHENAZEPAMUM», зарегистрированного по свидетельству № 64186). Согласно указанным постановлениям факт всеобщего употребления не подтверждают:
«использование обозначения до регистрации в качестве товарного знака двумя изготовителями, без учета территории распространения и длительности использования;
заявления об использовании обозначений несколькими изготовителями, не содержащие доказательств наличия фактических обстоятельств такого использования (с указанием территории распространения и длительности использования);
письма, обращенные к правообладателю и содержащие предложения заключить лицензионные договоры;
сведения об объемах производства, не подтвержденные документально;
другие документы, не содержащие данных, подтверждающих фактическое использование обозначения; длительность его использования; использование обозначения несколькими изготовителями».
Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации обозначил обстоятельства, требующие доказательств для установления вхождения обозначения во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, в частности:
«обозначение должно утратить свою различительную способность для потребителей товара, его изготовителей или специалистов в данной конкретной области, общеупотребимость обозначения только в кругу изготовителей или специалистов является недостаточной при исследовании всеобщности;
оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара;
товарный знак должен стать видовым понятием товара, неотделимым от него».
К обозначениям, утратившим различительную способность и вошедших во всеобщее употребление, могут быть отнесены «ксерокс», «скотч», «термос». Несмотря на то, что на территории Российской Федерации действуют товарные знаки «КСЕРОКС» (RU 27631), «XEROX» (IR 974531) и другие, потребители, говоря «ксерокс», подразумевают копировальный аппарат любого производителя, а не только производителя-правообладателя «Ксерокс Корпорэйшн». В течение длительного времени потребители в повседневнем обиходе, используя скотч, имеют в виду клейкую ленту (действующий товарный знак «SCOTCH», RU 38695), термос – емкость для сохранения температуры (действующий с 1907 г. товарный знак «THERMOS» US 67002). С одной стороны, если товарные знаки действуют, мы не можем говорить об утрате различительной способности. Термосы под брендом «THERMOS» продаются в России.
Обратимся к примерам из п. 2.2 Руководства: «Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являются следующие обозначения: целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон и др.». Среди перечисленных обозначений, утративших различительную способность, указан в том числе «термос». Товарный знак в России не выявлен, как и не выявлены дела в российской картотеке Палаты по патентным спорам и в судах. Д.Лабудь указывает: американский суд вынес решение о том, «что слово «thermos» стало в английском языке родовым описательным словом и повсеместно используется для обозначения емкости с определенными, указанными выше свойствами»2.
2 Лабуть Д. Утрата товарными знаками различительной способности//https://zuykov.com/ru/about/articles/utrata-tovarnymi-znakami-razlichitelnoj-sposobnost/
Советские бренды также могут быть отнесены к обозначениям, утратившим различительную способность. Конфеты «Красный бархат», «Ласточка», «Коровка», «Птичье молоко», торт «Наполеон», напитки «Байкал», «Буратино», сыр «Дружба» и многие другие в течение длительного времени выпускались различными производителями и не только под единым наименованием, но и по единым рецептурам. К такому же выводу приходят Е.Д.Горева и Г.И.Иванушко3. После того как наиболее активные участники рынка зарегистрировали эти обозначения на себя, остальные автоматически превратились в нарушителей. Одно время действовало право преждепользования, согласно которому лица, использовавшие данные товарные знаки до их регистрации, могли использовать их в том же объеме (п. 2 ст. 13 федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Сейчас единственная возможность продолжать использовать советские бренды на законных основаниях – прекратить действие знака по основанию п. 6 ст. 1514 ГК РФ.
3 Горева Е.Д., Иванушко Г.И. К вопросу о различительной способности товарных знаков, получивших известность в советский период//Законность и правопорядок в современном обществе. 2015. № 25. С. 11–16.
Рассмотрим пример отказа в регистрации товарного знака с формулировкой «утрата различительной способности». Экспертизой установлено, что «широкое использование словесных элементов «Лебединая верность» в качестве наименования блюда [см.: https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=102740; https://fishki.net/photo/2703906-salat-lebedinaja-vernosty.html; https://ochenvkusno.com/salat-lebedinaya-vernost/; https://povar.ru/recipes/salat_lebedinaya_vernost-49423.html; http://vkusno.co/recipe/salat-lebedinaya-vernost/; https://www.koolinar.ru/recipe/view/78800; https://www.edimdoma.ru/retsepty/48728-tort-lebedinaya-vernost; https://www.gastronom.ru/recipe/35387/zavarnye-pirozhnye-lebedinaya-vernost; https://chef.tm/recipe/401617/tort_lebedinaya_vernost/] привело к утрате этими словами различительной способности, то есть возможности индивидуализировать товары различных производителей. Учитывая изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ».
Используется ли это обозначение в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями, как предусмотрено Руководством? Сведения из открытых источников в Интернете, представленные в виде ссылок экспертизой, показывают информацию о размещении нескольких рецептов домохозяек для приготовления различных продуктов питания, которые называют приготовленные ими блюда «Лебединая верность». При этом видно, что ингредиенты и готовые продукты по указанным рецептам разные. Большинство ссылок объединены только оформлением блюда в виде двух лебедей – символа супружеской верности.
Выполняется ли критерий «использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями»? Обозначение можно считать вошедшим во всеобщее употребление, если оно характеризует товар определенного вида. Товар – это продукт труда, имеющий стоимость и распределяющийся в обществе путем купли-продажи (экон.); вообще все, что является предметом торговли (см. Толковый словарь Ушакова).
В уведомлении экспертизы не указано, относительно какого именно товара заявленное обозначение утратило различительную способность. Переходя по ссылкам, мы видим информацию о размещении рецептов для приготовления салатов, тортов и заварных пирожных, а не информацию о товарах, предлагаемых к продаже. Из представленных источников не известны сведения ни об одном производимом товаре, а только инструкция для приготовления блюд. Рецепт блюда – не товар.
Обозначения «Лебединая верность» нет в словарно-справочных источниках, то есть само по себе оно не является общепринятым термином. Оно также не является лексической единицей, характеризующей какой-либо товар среди заявленных в 29 и 30 классах МКТУ. Обозначение применяется к различным видам продуктов и не подразумевает один вид товара, обладающего конкретными характеристиками и свойствами. Вместе с тем в уведомлении нет сведений о том, что на российском рынке до даты приоритета заявленного обозначения длительное время был представлен товар, маркированный обозначением «Лебединая верность» и произведенный различными независимыми друг от друга производителями.
Все ссылки относятся к периоду проведения экспертизы, дат не имеют, как и сведений об использовании и тем более о длительном использовании обозначения «Лебединая верность». На дату подачи заявки не известны предприятия или индивидуальные предприниматели, промышленно производящие указанные в ссылках салаты, торты, пирожные. В ссылках указаны только сведения о блогерах-домохозяйках, разместивших в Интернете рецепты блюд. В связи с этим нельзя утверждать, что оно стало видовым понятием.
Таким образом, ни один из критериев утраты различительной способности не выполнен. Доводы, приведенные экспертизой, не доказывают, что обозначение «Лебединая верность» утратило способность индивидуализировать товар для какого-либо производителя и вошло во всеобщее употребление. Тем более нет оснований для отказа в регистрации товарного знака в связи с утратой различительной способности относительно более широкого перечня товаров, чем салаты, торты, пирожные и однородных с ними.
После ответа на уведомление экспертиза частично учла мнение заявителя и приняла решение о регистрации товарного знака в отношении части товаров. Эксперт сделал вывод о том, что обозначением «Лебединая верность» утрачена различительная способность в результате длительного использования только для товаров «салаты», «торты» и «пирожные». В интересах заявителя данное решение не оспаривалось, поскольку данные товары для него не приоритетны.
Есть четкие критерии для обозначений, вошедших во всеобщее употребление. Но, как показывает практика, не все эксперты различают обозначение, утратившее различительную способность, и обозначение, которое применяется не одним лицом, но при этом не превратилось в видовое наименование товара. Кроме того, у третьего лица появляются шансы на регистрацию обозначения «Лебединая верность» для индивидуализации товара «торт». При этом возможна регистрация для обозначений, не обладавших ранее различительной способностью, в связи с приобретением ее в результате использования в соответствии с подпунктом 1 п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ. В последнее время все чаще прибегают к дорогостоящим социологическим исследованиям. Но не всегда затраты на это оказываются оправданными.
Преодолев отказ из-за отсутствия различительной способности, заявитель может столкнуться с отказом в регистрации из-за сходства обозначения до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками (п. 6 ст. 1483 ГК РФ) или из-за опасности введения потребителя в заблуждение (п. 3 указанной статьи) в связи с приведенными в Интернете сведениями о производителе, маркирующем идентичные или однородные товары. Эти и многие другие основания могут быть выявлены уже на следующем этапе экспертизы.
Список литературы
1. Горева Е.Д., Иванушко Г.И. К вопросу о различительной способности товарных знаков, получивших известность в советский период//Законность и правопорядок в современном обществе. 2015. № 25.
2. Лабуть Д. Утрата товарными знаками различительной способности//https://zuykov.com/ru/about/articles/utrata-tovarnymi-znakami-razlichitelnoj-sposobnost/
3. Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов//https://rospatent.gov.ru/ru/documents/rucov-tz/download
