Статья из ПЛ № 10

УДК 347.773.3

КУМУЛЯТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ОХРАНА ДИЗАЙНА КАК ПРЕДПОСЫЛКА К СБЛИЖЕНИЮ ПОДХОДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

       В статье патентного поверенного Е.В. Петровской (Москва, evgenia-resh@mail.ru) рассматриваются различные варианты спорных ситуаций, связанных с нарушением исключительных прав на произведения дизайна. Предпринята попытка соотнести подходы к определению использования объекта авторского права на дизайн и патента на промышленный образец.
       Ключевые слова: дизайн, авторское право, промышленный образец, нарушение исключительных прав.

       CUMULATIVE LEGAL PROTECTION OF DESIGN AS A PREREQUISITE FOR CONVERGENCE OF APPROACHES IN DETERMINING THE USE OF
       In the article of E.V. Petrovskaya, patent attorney (Moscow, evgenia-resh@mail.ru) various variants of controversial situations related to the violation of exclusive rights to works of design are considered. An attempt has been made to correlate approaches to determining the use of an object of copyright for a design and a patent for an industrial design.
       Key words: design, copyright, industrial design, violation of exclusive rights.

       В последние несколько лет участились запросы на проведение экспертных исследований на предмет установления использования в изделии потенциального нарушителя произведения дизайна как объекта авторского права. Обращение за такими исследованиями к специалистам в области патентного права объяснимо: произведения дизайна, которые в силу седьмого абзаца п. 1 ст. 1259 ГК РФ являются объектами авторского права, могут в том числе быть объектами и патентных прав, если отвечают требованиям к промышленным образцам, установленным ст. 1352 ГК РФ.
       При этом ни единой, ни сколько-нибудь структурированной методики проведения экспертных исследований по использованию объектов авторского права на произведения дизайна не существует. Если в случае с промышленными образцами, несмотря на сложности с определением объема правовой охраны, предоставляемой патентом, можно отталкиваться от презумпции новизны и оригинальности запатентованного дизайнерского решения (пока не доказано обратное и патент не аннулирован), то у объекта авторского права нет никаких критериев охраноспособности, за исключением довольно размытого – объект авторского права должен быть результатом творческой деятельности. Авторские права распространяются как на обнародованные, так и необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме (п. 3 ст. 1259 ГК РФ). Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения (п. 4 ст. 1259 ГК РФ). Более того, авторское право распространяется в том числе на отдельные части произведения, а также на производные произведения. Все это делает объем правовой охраны на произведение дизайна как объект авторского права максимально неопределенным.
       Как следствие, решение о неправомерном использовании авторского права на произведение дизайна требует обоснований и аргументации, которым, на первый взгляд, практически не на чем базироваться. Это одна из причин, по которым в спорах о нарушении авторского права на произведение дизайна экспертами, делающими заключения для суда, зачастую выступают не специалисты в области патентного права, а искусствоведы или специалисты соответствующих отраслей промышленного дизайна. Например, в деле № А40-37151/2023¹ проведение независимой судебной экспертизы было поручено искусствоведу – историку искусств, а в деле № А40-146119/2023² фигурирует экспертное заключение профессора кафедры дизайна мебели Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова.
       ¹ Определение Арбитражного суда г. Москвы от 28 декабря 2023 г. по делу № А40-37151/2023-51-304.
       ² Решение Арбитражного суда г. Москвы от 1 марта 2024 г. по делу № А40-146119/2023-51-1205.
       Тем не менее, среди специалистов в области патентного права существует запрос на методику определения использования объектов авторского права на произведения дизайна. Даже если не для того, чтобы самостоятельно делать экспертные заключения, то для того, чтобы аргументированно разбирать экспертные заключения, сделанные процессуальными оппонентами, понимать риски и последствия для клиентов, выстраивать защиту интересов клиента исходя из понимания того, как будет развиваться спор, если он возникнет.
       Учитывая, что в значительной части споров о нарушении авторского права на произведения дизайна прямо или опосредованно фигурируют и патенты на промышленный образец, наработки в области определения использования промышленного образца представляются крайне полезными, так как могут служить основой, на которой будет строиться и методика определения использования объекта авторского права на произведение дизайна. Спорные случаи, когда автор произведения дизайна никогда не обращался за патентной защитой, – это методически самая сложная и неопределенная категория дел. К ней имеет смысл приступать тогда, когда будут более-менее уяснены и определены подходы к делам, в которых промышленные образцы в той или иной степени фигурируют. Такие дела, в свою очередь, подразделяются на три категории:
       1) дела, в которых истец апеллирует к кумулятивной правовой охране произведения дизайна: у него есть действующий патент на промышленный образец, при этом ответчик обвиняется как в нарушении прав на патент, так и в нарушении авторского права на произведение дизайна;
       2) дела, в которых истцом ранее был получен патент на промышленный образец, но на момент спора срок действия патента истек, при этом истец обвиняет ответчика в нарушении авторского права на произведение дизайна;
       3) дела, в которых истцом ранее был получен патент на промышленный образец, патент впоследствии был аннулирован из-за несоответствия условиям патентоспособности промышленного образца, при этом истец обвиняет ответчика в нарушении авторского права на произведение дизайна.
       Первая категория дел – наиболее плодотворный материал для создания методики определения использования авторских прав на произведения дизайна. Если у истца, помимо авторского права, есть действующий патент на промышленный образец, маловероятно, что он будет апеллировать только к нарушению авторского права. Значит, речь в том числе будет идти и о том, чтобы определить использование промышленного образца в изделии ответчика. Наработки и методики, которые позволяют аргументированно такой вывод сделать, существуют и используются. При этом в практике споров относительно произведений дизайна сложился подход, согласно которому нарушение прав на промышленный образец означает и нарушение авторских прав на это же произведение дизайна³. Обратное не всегда верно: патент может быть не нарушен, и даже промышленный образец не использован, однако при этом будет выявлено неправомерное использование произведения дизайна как объекта авторского права. Такие ситуации могут возникнуть в случае выявления у ответчика прав прежде- или послепользования (ст. 1361 и 1400 ГК РФ) либо несоответствия изделия ответчика какому-либо из критериев, принципиальных для ответа на вопрос об использовании запатентованного промышленного образца. В частности, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ запатентованное изделие и изделие ответчика должны иметь сходное назначение. В противном случае на вопрос об использовании промышленного образца будет дан отрицательный ответ даже при совпадении общих зрительных впечатлений от сравниваемых изделий. Для объектов авторского права таких ограничений нет.
       ³ Ворожевич А.С. Пересечение прав на товарные знаки, произведения и промышленные образцы//Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. Декабрь. С. 45–57.
       Наиболее сложным представляется вопрос: возможно ли признание нарушения авторского права тогда, когда не установлено использование запатентованного промышленного образца и отсутствуют различия в назначении изделий истца и ответчика? Иными словами, общие зрительные впечатления от запатентованного изделия и изделия ответчика признаны несовпадающими, но тем не менее авторское право нарушено. Возможно, это как раз будет касаться случаев защиты самостоятельных частей произведения. Согласно п. 32 в) Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец под самостоятельной частью изделия понимается его обособленная часть, видимая в процессе обычной эксплуатации изделия, например, рисунок, графический символ, логотип, нанесенный на поверхность изделия. Решения внешнего вида обособленных частей изделия могут получить самостоятельную правовую охрану в качестве промышленного образца. Однако если у истца есть патент только на внешний вид изделия в целом, это не отменяет того, что самостоятельные части такого изделия защищены авторским правом, даже если они не запатентованы отдельно.
       Таким образом, методика определения использования произведения дизайна как объекта авторского права для случаев, когда запатентованный промышленный образец не считается использованным, должна учитывать и возможную правовую охрану авторским правом незапатентованных самостоятельных частей изделия. Ответчики в свою очередь должны учитывать риск того, что при очевидном несходстве их изделий с запатентованными дизайнерскими решениями риск получить судебное решение о нарушении авторского права на часть произведения дизайна остается. В этой связи действия, направленные на попытку аннулировать патент на промышленный образец, могут не привести к нужному конечному результату, так как не снимут обвинений в нарушении авторского права. Это стоит учитывать при выборе ответных шагов в случае получения претензии или иска о нарушении патентных или авторских прав на произведение дизайна.
       Сложность представляют и случаи переработки исходных произведений. Переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего. Согласно п. 95 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление пленума Верховного суда РФ № 10) «при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на произведение путем использования его переработки (подпункт 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ) для удовлетворения заявленных требований должно быть установлено, что одно произведение создано на основе другого». При этом важно понимать, по каким критериям можно будет различать, является ли используемый ответчиком дизайн переработкой на основе исходного произведения истца либо самостоятельным произведением.
        Вторая категория дел формально не относится к патентному праву: патент на промышленный образец был получен истцом, но прекратил свое действие. Однако и в данной категории дел достаточно исходной информации для анализа и последующих аргументированных выводов: если произведение дизайна было запатентовано, значит, этот объект уже был признан новым и оригинальным по итогам экспертизы Роспатента. Следовательно, можно получить доступ к материалам заявки и отчету патентного ведомства о проведенном информационном поиске. Вероятно, в материалах заявки или в переписке с экспертизой можно увидеть формулировки признаков, которые признаны существенными. Критерии оригинальности или существенности отдельных признаков неприменимы к объектам авторского права, но если следовать принципу «если запатентованный промышленный образец использован, значит, и произведение дизайна как объект авторского права использовано», представляется оправданным провести экспертный анализ по той же методике, которая применяется для определения использования промышленных образцов. Очевидно, что прекративший действие патент в текущий момент времени не нарушается (что не отменяет сроков исковой давности и исков о нарушении патента, срок действия которого истек), но тем не менее объем его правовой охраны может быть проанализирован, признаки сопоставлены с признаками изделия ответчика, выводы о весомости тех или иных признаков сделаны.
       Следовательно, можно сделать вывод о том, был бы промышленный образец использован, если бы срок действия патента на настоящий момент не истек. Если ответ положительный – это довод в пользу использования объекта авторского права. Если отрицательный – это та самая серая зона, в которой даже круг вопросов, требующих выбора методических подходов, пока не определен.
       Дополнительной сложностью данной категории дел является проблема оспаривания патентов, прекративших действие. Формально такой возможностью обладает любое заинтересованное лицо, но если ответчик не обвиняется в нарушении патентных прав, его заинтересованность может оказаться недостаточной⁴. Вместе с тем даже попытка оспаривания патента на промышленный образец позволяет значительно прояснить вопросы, связанные с объемом его правовой охраны: существенностью тех или иных признаков, аналоговым рядом изделий сходного назначения, известных потребителям на дату приоритета патента. Значит, может появиться информация, которая принципиальным образом повлияет на вывод об использовании или неиспользовании такого промышленного образца, если бы патент на него действовал в настоящий момент. Это, в свою очередь, может повлиять на вывод об использовании произведения дизайна как объекта авторского права.
       ⁴ Джермакян В.Ю. В поисках заинтересованности//Патентный поверенный. 2018. № 4. С. 69–72.
       Третья категория дел вызывает наибольшее число вопросов, но, в свою очередь, она же позволяет получить доступ к максимальному объему исходной информации. Произведение дизайна истца было запатентовано в качестве промышленного образца, но впоследствии патент был аннулирован из-за несоответствия промышленного образца условиям новизны или оригинальности, тем не менее истец считает, что нарушаются его авторские права на не новый и не оригинальный дизайн. Значит, есть доступ не только к материалам заявки и переписке с Роспатентом на этапе рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, но и доступ к решению Палаты по патентным спорам с перечислением противопоставленных источников, указанию на существенность или несущественность тех или иных признаков промышленного образца.
       Если решение об аннулировании патента оспаривалось в Суде по интеллектуальным правам, можно увидеть и мотивировочную часть решений, где также перечисляются противопоставленные источники информации, известные аналоги промышленного образца, анализируются доводы сторон и т.п. Это может дать ответчику аргументы для оспаривания авторства произведения истца (аннулирование патента за отсутствие новизны) либо аргументы в пользу того, что произведение истца является близкой к оригиналу переработкой чужого произведения (аннулирование патента за отсутствие оригинальности). Разумеется, такие подходы применимы только в случаях, когда патент был аннулирован со ссылкой на чужие аналоги, а не на произведения дизайна самого патентообладателя, информация о которых была раскрыта более чем за 12 мес. до даты подачи заявки на выдачу патента на промышленный образец (п. 4 ст. 1352 ГК РФ).
       В этой связи показательным является решение по делу № А40-146119/ 2023, в котором рассматривался иск о нарушении прав на произведения дизайна предметов мебели. Истцом были получены несколько патентов на промышленные образцы, которые впоследствии были аннулированы. Однако это не помешало истцу использовать другой правовой режим для защиты своих прав, а суду указать в своем решении, что «отсутствие у истца охраны дизайна мебели (пункт 4 статьи 1259 ГК РФ) как объекта патентных прав или как средства индивидуализации не исключает возможность использования способов защиты, предусмотренных для защиты авторских прав».
       Примечательна последовательность действий, которую применил суд для вынесения решения об отказе в удовлетворении исковых требований. Изначально было установлено отсутствие идентичности сравниваемых изделий, причем указывалось, что дизайн изделий, используемый ответчиком, имеет ряд существенных отличительных признаков, определяющих эстетические особенности внешнего вида изделия. Такие признаки перечислены в решении суда. Следовательно, далее речь могла идти только о потенциальной переработке дизайна, авторское право на который принадлежит истцу.
       В этой связи суд сослался на п. 95 постановления пленума Верховного суда РФ № 10, согласно которому при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на произведение путем использования его переработки (подпункт 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ) для удовлетворения заявленных требований должно быть установлено, что одно произведение создано на основе другого. Ответчику удалось доказать, что дизайн его мебели был создан не на основе дизайна мебели истца, что источником вдохновения были иные предметы мебели.
       Суд, проведя сравнительный визуальный анализ изображений изделий ответчика и ранее известных аналогов, отметил «развитие формы изделий, преемственность характеристик в изделиях, идентичные средства формообразования, а также идентичность большинства внешних визуальных признаков, таких как форма, дизайнерские решения, конфигурация». Суд учел, что информация об изделиях ответчика появилась в открытом доступе до даты приоритета аннулированных патентов, и, возможно, это было определяющим фактором для вынесения отказного решения по исковому заявлению о нарушении авторских прав. Тем не менее примечательно, что для аргументации своего вывода суд в том числе оперировал категориями, хорошо знакомыми всем специалистам, участвующим в спорах о нарушении прав на запатентованные промышленные образцы.
       Представляется, что даже в отсутствие патента (действующего или прекратившего действие по тем или иным причинам) выделение признаков сравниваемых изделий, их сопоставление, определение аналогового ряда ранее известных сходных изделий – это подходы, которые актуальны и в спорах о нарушении авторского права на произведения дизайна. В случае, если ответчик не может сослаться на то, что его произведение было создано ранее произведения истца, он может ссылаться на иные источники вдохновения для своего творчества.
       Таким образом, сложившиеся в практике методические подходы к определению использования промышленного образца в изделии потенциального нарушителя представляются наиболее перспективными для создания и применения методики по определению использования произведений дизайна. При этом для авторов, которые пропустили сроки патентования своих дизайнерских разработок, либо патентообладателей, патенты которых были аннулированы со ссылкой на раскрытие информации самим автором более чем за год до даты подачи заявки на выдачу патента, использование режима авторского права для защиты прав на дизайн представляется наилучшим вариантом. В то же время использование режима авторского права недобросовестными участниками рынка порождает большие возможности для злоупотреблений и серьезные сложности для оппонентов, обвиненных в нарушении авторского права на произведение дизайна. Сложности, в первую очередь, обусловлены неопределенностью объема правовой охраны объекта авторского права и отсутствием внятных критериев для сопоставления сравниваемых в ходе спора объектов.

Список литературы

1. Ворожевич А.С. Пересечение прав на товарные знаки, произведения и промышленные образцы//Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. Декабрь.
2. Джермакян В.Ю. В поисках заинтересованности//Патентный поверенный. 2018. № 4.