Статья из ПЛ № 3

УДК 347.772

ВОЗМОЖНА ЛИ РЕГИСТРАЦИЯ ЧУЖИХ НЕИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ?

       В статье И.В. Крыловой – патентного поверенного, руководителя проектов ООО «Инко патент» (г. Новосибирск, i.krylova@incopatent.ru), рассматривается применение критерия известности к произведениям при определении возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака.
       Ключевые слова: товарный знак, авторское право, Суд по интеллектуальным правам.

       IS IT POSSIBLE TO REGISTER OTHER PEOPLE'S UNKNOWN WORKS AS TRADEMARKS?
       In the article of I.V. Krylova, Patent attorney, Project Manager of company Inco Patent (Novosibirsk, i.krylova@incopatent.ru), the application of the criterion of fame to works is considered when determining the possibility of registering a designation as a trademark.
       Key words: trademark, copyright, Court on intellectual Property Rights.

       Товарные знаки относятся к средствам индивидуализации товаров и услуг, исключительные права на которые появляются после регистрации. В Российской Федерации регистрацию осуществляет Роспатент на основании норм ГК РФ, устанавливающих перечень обозначений, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака. Согласно подпункту 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ: «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака… произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».
       Однако при проведении экспертизы по существу эксперты Роспатента не имеют возможности установить сходство со всеми имеющимися произведениями искусства, поскольку авторские права возникают автоматически в силу создания произведения, которое не всегда публикуется в открытом доступе. В регистрации товарного знака отказывают, только когда заявлено действительно известное произведение. Поэтому достаточно часто у некоторых предприимчивых лиц возникает идея зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение, скачанное из интернета. Такие обозначения успешно проходят экспертизу, попадают в реестр товарных знаков и действуют до момента, пока правообладатель произведения не узнает об их незаконной регистрации.
       Такие ситуации приводят к разбирательствам в Палате по патентным спорам, и основной аргумент правообладателей оспариваемых товарных знаков заключается в том, что запрет на регистрацию в качестве товарного знака установлен только для известных произведений, названий и персонажей произведений. К неизвестным произведениям такие ограничения не относятся.
       Буквальное толкование подпункта 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ показывает, что в норме речь идет о двух категориях обозначений, сходство с которыми препятствует регистрации товарного знака: названии известного произведения науки, литературы или искусства, персонажа или цитаты из такого произведения и произведения искусства или его фрагмента. При этом критерий известности относится исключительно к названию произведения, персонажу, цитате (иначе по нормам русского языка формулировка нормы подпункта 1. п. 9 ст. 1483 ГК РФ «произведению искусства или его фрагменту» была бы иной: «названию известного… произведения искусства или его фрагмента», как основания для отказа в регистрации товарного знака). Само по себе произведение, безусловно, является основанием для отказа в регистрации товарного знака независимо от степени его известности или неизвестности населению России.
       Такой подход абсолютно справедлив. Когда речь идет о названиях, персонажах или цитатах, для идентификации конкретного произведения искусства необходима их широкая известность. «Онегин», «Чипполино», «Муму», «Волшебник Изумрудного города», «Собачье сердце», «Иван Васильевич меняет профессию», «Простоквашино», «Мастер и Маргарита» – все вызывают у человека прямую ассоциацию с конкретным произведением. Поэтому такое обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без специального разрешения уполномоченных лиц.
       При этом у самых знаменитых авторов литературы и искусства есть названия произведений, персонажи, которые широко не известны аудитории или не ассоциируются с конкретным произведением («Осень», «Весна», «Юность», «Воскресенье», «Собака», «Кошка», «Мышка», «Дед Мороз», «Снеговик»). Использование таких названий и персонажей в качестве товарных знаков, конечно, не запрещено.
       Относительно самих произведений искусства можно сказать, что не все картины или скульптуры даже самых прославленных художников и скульпторов известны широкой публике. А если речь идет об иностранных авторах, россияне вообще могут быть не знакомы с их творчеством. Означает ли это, что все малоизвестные российскому населению произведения могут без получения согласия регистрироваться в качестве товарных знаков? Определенно нет.
       Если исходить из толкования, которое дают правообладатели оспариваемых товарных знаков, в которые незаконно включены чужие произведения¹, запрет на регистрацию в качестве товарных знаков относится только к произведениям, которые находятся в постоянных экспозициях Русского музея и Эрмитажа, Лондонской картинной галереи, Лувра и аналогичных по значимости музеях и галереях. Остальные произведения, которым не повезло приобрести мировую или хотя бы общероссийскую популярность, легко могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака любым лицом и использоваться для индивидуализации любых товаров. То есть картину или фрагмент картины В.А.Серова «Девочка с персиками» зарегистрировать в качестве товарного знака нельзя, потому что она многим известна, а картину того же художника «Осень. Домотканово» можно, потому что мало кто посещал Ивановский областной художественный музей и ее видел².
       ¹ https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a1cd689c-9c1d-4174-9b66-383e8f29339b/87455431-887b-42e2-a56f-852109320c6e/ SIP-319-2021_20220923_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
       ² https://valentin-serov.ru/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
       Конечно, такая позиция порочна и как минимум не соответствует п. 1 ст. 1229 ГК РФ, согласно которому «правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)». Если бы у правообладателя объектов авторского права было право запрещать нарушение права в отношении только известных произведений, то такое ограничение обязательно было бы внесено в указанную статью, но пока его нет.
       Приведенное в настоящей статье толкование нормы подпункта 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ поддерживается практикой Суда по интеллектуальным правам. Например, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2014 г. по делу № СИП-296/2013, в котором рассматривалась законность регистрации товарного знака «Тихий Дон», суд указал, что «само произведение должно обладать признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права. А его название, которое само по себе может не отвечать условию охраноспособности, должно быть известным в России на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (известное название охраноспособного произведения)». При этом было установлено, что «суд первой инстанции сделал правильный, основанный на материалах дела вывод о том, что произведение М.А.Шолохова «Тихий Дон» является объектом авторского права, а его название – известным в Российской Федерации». Тем самым предоставление правовой охраны товарному знаку «Тихий Дон» было признано недействительным.
       В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 июля 2019 г. по делу № СИП-818/2018 отмечено, что «на основании подпункта 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ товарному знаку могут быть противопоставлены произведения, то есть объекты авторского права. При рассмотрении возражений, основанных на этой норме, Роспатент должен установить, охватывается ли противопоставленный результат понятием «произведение», а соответственно, является ли он объектом авторского права». То есть суд прямо подтвердил отсутствие необходимости установления критерия известности произведения.
       В решении Суда по интеллектуальным правам от 20 октября 2022 г. по делу № СИП-466/2022 определено, что «довод заявителя о недоказанности известности спорного произведения не имеет правового значения, поскольку данное обстоятельство не относится к предмету доказывания. В настоящем деле противопоставленный объект авторского права представляет собой не часть какого-либо другого произведения, когда в силу положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ требовалось бы подтверждение известности такого произведения для оспаривания товарного знака, а является самостоятельным произведением изобразительного искусства, сходство с которым до степени смешения в силу названной нормы достаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Таким образом, закон называет в качестве препятствия для регистрации товарного знака не степень известности произведения, как ошибочно утверждает заявитель, а наличие авторских прав на этот спорный объект» .
       В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 сентября 2022 г. по делу № СИП-319/2021 говорится, что «очевидно, что для противопоставления произведений искусства целиком закон требования известности не предъявляет. Аналогичный подход отражен в пункте 4 раздела V Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4» .
       Тем самым при определении оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по подпункту 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ важным является наличие или отсутствие произведения, а известность определяется только относительно названий, цитат и персонажей.
       Таким образом, мы рекомендуем действительно творчески подходить к выбору обозначения для индивидуализации товаров (услуг) и дальнейшей регистрации товарного знака и не использовать чужие произведения искусства, поскольку даже полученную охрану в качестве товарного знака можно легко оспорить в Палате по патентным спорам. А правообладатель вместо работающего средства индивидуализации получит финансовые расходы на участие в административных и судебных процессах. Более того, после того, как предоставление правовой охраны товарному знаку будет признано недействительным, владельцу оспоренного товарного знака может быть предъявлен иск о выплате компенсации за нарушение прав на произведение в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. либо о возмещении убытков.
       Чтобы не оказаться в таком положении, нужно не скачивать обозначения из интернета, а обращаться к дизайнеру для разработки оригинального произведения и на основании договора оформлять переход исключительных прав на такое произведение. Несмотря на то, что данный подход более трудоемкий и финансово затратный, он обеспечит действительно надежную охрану товарному знаку и предотвратит риски его аннулирования в будущем.