вернуться на главную
ИСЧЕРПАНИЕ ПРАВ НА СПОСОБ, ЗАЛОЖЕННЫЙ В ИЗДЕЛИЕ
НА СТАДИИ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
«Революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась»1: Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 2 марта 2020 г. по делу № А40-217317/2018 подтвердил ранее высказанную автором В.Ю.Джермакяном – канд. техн. наук (Москва, vjermakyan@gmail.com), позицию по так называемому «исчерпанию права» в части способа, автоматически осуществляемого при введении в гражданский оборот изделия, его реализующего.
1 Из доклада о задачах советской власти, с которым выступил В. И. Ленин на заседании Петроградского совета 25 октября 1917 г. – в канун взятия Зимнего дворца и ареста членов временного правительства. Фраза служила основой для однотипных выражений: с заменой слов «революция» и «большевики» на другие, соответствующие случаю (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2364/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F).
Ключевые слова: запатентованный способ, патентообладатель, товар, исключительное право, гражданский оборот, исчерпание права.
EXHAUSTION OF RIGHTS TO THE METHOD INCORPORATED IN THE PRODUCT AT THE STAGE OF ITS MANUFACTURE
«The revolution, the necessity of which the bolsheviks spoke all the time, has taken place»: the Intellectual Property Rights Court, in a ruling of March 2, 2020 in case № A40-217317 / 2018, confirmed the candidacy previously expressed by the author V.Yu.Jermakyan, PhD (Moscow, vjermakyan@gmail.com), position on the so-called «exhaustion» of law in terms of the method that is automatically implemented when a product is introduced into civil circulation.
Key words: patented method, patent holder, product, exclusive right, civil circulation, exhaustion of law.
Нельзя сказать, что позиция автора сразу была одобрена специалистами. Скорее она была воспринята с долей скепсиса, что отражено в высказывании: «Весьма оригинальную, хотя и гипотетическую, трактовку возможности исчерпания прав на запатентованный способ предлагает В.Ю.Джермакян. Согласно его представлениям2, «можно с большой вероятностью полагать, что при введении в гражданский оборот самим правообладателем патента на способ какого-либо устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, исчерпание прав должно признаваться в отношении запатентованного способа, но только при условии, что таковой осуществляется с помощью того же самого экземпляра устройства, введенного в гражданский оборот на территории России правообладателем патента на способ или с его разрешения»3.
2 Джермакян В.Ю. Исчерпание прав и запатентованный способ//Патентный поверенный. 2009. № 4. С. 30; Джермакян В.Ю. Как устанавливалось использование «подводного» признака запатентованного способа, и был ли мальчик?//Там же. 2010. № 4. С. 39.
3 Городов О.А. Принцип исчерпания исключительного права на объекты промышленной собственности и антиконкурентная практика//Конкурентное право. 2013. № 2.
В подробном ответе4 на данную публикацию приведены мои теоретические рассуждения ввиду отсутствия в тот период судебных дел, на которые можно было сослаться для подкрепления высказанных соображений. Коротко напомню читателям суть своих высказываний.
4 Джермакян В.Ю. Так ли гипотетична трактовка исчерпания права на запатентованный способ автоматического функционирования устройства?//Патентный поверенный. 2014. № 1. С. 21.
Исчерпание права может наступить в отношении не любого запатентованного способа как объекта изобретения. Не наступает исчерпание права на способ изготовления продукта по факту изготовления товарной единицы конкретного продукта (партии продуктов) и продажи такого продукта на рынке. Никто без разрешения патентообладателя не вправе самостоятельно изготавливать продукты чужим запатентованным способом. Запатентованный способ изготовления продукта постоянно и дискретно исчерпывает себя в процессе изготовления каждой очередной единицы продукта, оставаясь при этом неисчерпанным в отношении всех других, пока еще не изготовленных единиц продуктов.
Но есть способы, которые предназначены не для изготовления продукта, их назначением является обеспечение работы устройства (функционирование по предписанному назначению). Введение в гражданский оборот незапатентованного устройства не самим патентообладателем и не с его разрешения не ведет к исчерпанию прав на запатентованный способ, автоматически воспроизводящийся при работе (эксплуатации) такого устройства.
Исчерпывается ли право на такой запатентованный способ при введении конкретного устройства в гражданский оборот? Можно ли осуществлять такой способ функционирования устройства без разрешения патентообладателя? Если признать отсутствие исчерпания права, то возникает парадоксальная ситуация: купленное и включенное в работу устройство начинает автоматически осуществлять запатентованный способ, а покупатель при этом тут же становится нарушителем патента на способ.
Выход из данной ситуации состоит в том, что при введении в гражданский оборот экземпляра конкретного устройства должно одновременно признаваться исчерпание запатентованного способа автоматического функционирования именно этого устройства в объеме и пределах, ограниченных использованием проданного экземпляра устройства. Иначе возникает парадокс, когда устройство как товар легально введено в гражданский оборот на территории России, а утилитарное его использование формально ведет к нарушению прав на способ, патент на который принадлежит лицу, которое само осуществило введение данного устройства в гражданский оборот.
И вот наконец российский суд разрешил кажущуюся парадоксальной ситуацию с исчерпанием права не только на продукцию (изделие), введенную в гражданский оборот в качестве товара, но и на способ, автоматически реализуемый этой продукцией при ее использовании в гражданском обороте.
Истец (патентообладатель) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к индивидуальному предпринимателю о запрете осуществлять любые действия, нарушающие исключительные права истца на изобретение, охраняемое патентом РФ № 2468167, и взыскании 6413300 руб. в возмещение убытков5. Истец является обладателем патента РФ № 2468165 на изобретение «Способ установки теплоизоляционных панелей» со следующим независимым пунктом 1:
«1. Способ установки теплоизоляционных панелей, включающий монтаж прилегающих панелей путем размещения панелей на поверхности фасада, соединения прилегающих панелей, по меньшей мере одна сторона каждой из которых содержит выполненные попеременно выступы и углубления таким образом, что выступы одной панели накладывают на углубления другой панели, и крепления панелей на поверхности фасада, отличающийся тем, что соединяют прилегающие панели, по меньшей мере одна сторона каждой из которых содержит выполненный практически по всей длине торцевой выступ, таким образом, что накладывают панели выступами друг на друга».
5 Далее приводится только суть рассмотренного спора в части поставленного в статье вопроса.
Истец также является правообладателем патента РФ № 2473761 на изобретение «Способ изготовления теплоизоляционной панели и теплоизоляционная панель» со следующей формулой (приводится п. 1 на способ и п. 7 на панель):
«1. Способ изготовления теплоизоляционной панели, включающий размещение на опорной поверхности облицовочных плиток с зазорами относительно друг друга, заливку на плитки текучего теплоизоляционного материала и полимеризацию последнего с формированием адгезированного к облицовочным плиткам пласта теплоизоляционного материала с перемычками в зазорах между плитками, отличающийся тем, что перед заливкой теплоизоляционного материала зазоры между облицовочными плитками засыпают слоем мелкодисперсного твердого инертного материала, частицы которого имеют высокую адгезионную способность к теплоизоляционному материалу, причем толщина слоя мелкодисперсного твердого инертного материала равна толщине облицовочной плитки.
7. Теплоизоляционная панель, изготовленная способом по одному из п. 1–6».
В ходе рассмотрения дела судами установлено, что основным производителем элементов и комплектующих изделий для системы теплоизоляции является ООО «Термозит», которое получило право на изготовление теплоизоляционных панелей под зарегистрированным товарным знаком «Termosit®» для системы теплоизоляции «Термозит» с использованием всех признаков независимого пункта формулы изобретения по патенту РФ № 2473761 на условиях простой (неисключительной) лицензии.
В обоснование исковых требований истец указал, что ответчиком на основании договора подряда от 5 октября 2016 г. № 24-051016 оказаны услуги по монтажу теплоизоляционных панелей на фасаде жилого дома, при оказании которых незаконно использован патент РФ № 2468165. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении искового заявления. Изучив материалы дела, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам (приводятся в части рассматриваемого в статье вопроса). Проанализировав независимые пункты формул изобретений истца по патентам № 2468165 и № 2473761, суды пришли к выводу о том, что охраняемый патентом РФ № 2468165 способ установки теплоизоляционных панелей напрямую связан с формой панелей, наличием на них выступов и углублений, которые должны соответствовать прилегающим панелям, то есть способ установки панелей заложен в изделие на стадии изготовления панелей и неразрывно связан со способом изготовления.
Представителем истца также подтверждено, что ответчик при выполнении договора подряда использовал оригинальные теплоизоляционные панели с товарным знаком «Termosit®», находящиеся в свободном обороте на территории Российской Федерации. В ходе рассмотрения дела, исходя из пояснений представителя истца, теплоизоляционные панели с товарным знаком «Termosit®» могут быть установлены потребителем в соответствии с инструкцией по применению, размещенной в свободном доступе в сети Интернет. Инструкция по применению включает способ установки теплоизоляционных панелей.
В соответствии с подпунктом 6 ст. 1359 ГК РФ не является нарушением исключительного права на изобретение применение продукта, в котором использовано изобретение, если этот продукт ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя. Таким образом, находящийся в свободном обращении товар – теплоизоляционные панели с товарным знаком «Termosit®» – для получения покупателем потребительских свойств товара может быть использован только после установки панелей на поверхность фасада здания, то есть после использования охраняемого патентом способа установки панелей.
Поскольку находящийся в свободном обращении товар должен отвечать принципу соответствия товара целям, для которых он обычно используется, суды пришли к обоснованному выводу о том, что патент РФ № 2468165 фактически использован производителем товара при его изготовлении с разрешения патентообладателя, что им не отрицается. Доказательства обратного истцом не представлены.
Довод истца о неправильном применении судами положения подпункта 6 ст. 1359 ГК РФ, поскольку изобретение истца было ошибочно отнесено к продукту, введенному в гражданский оборот, а не к способу его применения, также отклоняется судом кассационной инстанции ввиду неверного толкования указанной нормы истцом без учета предмета спора. Решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы нет.
Вывод суда о том, что ситуация, когда «способ установки панелей заложен в изделие на стадии изготовления панелей и неразрывно связан со способом изготовления» , подпадает под норму подпункта 6 ст. 1369 ГК РФ и завершает спор о возможности исчерпания таким образом права на способ для тех конкретных изделий, которые были ранее введены в гражданский оборот самим правообладателем или с его разрешения.
Список литературы
1. Городов О.А. Принцип исчерпания исключительного права на объекты промышленной собственности и антиконкурентная практика//Конкурентное право. 2013. № 2.
2. Джермакян В.Ю. Исчерпание прав и запатентованный способ//Патентный поверенный. 2009. № 4.
3. Джермакян В.Ю. Как устанавливалось использование «подводного» признака запатентованного способа, и был ли мальчик?//Патентный поверенный. 2010. № 4.
4. Джермакян В.Ю. Так ли гипотетична трактовка исчерпания права на запатентованный способ автоматического функционирования устройства?//Патентный поверенный. 2014. № 1.